중국특허법은 1985년부터 실시된 이래 1992년, 2000년, 2008년, 2020년에 네 차례로 수정되었다.마지막으로 개정된 특허법은 2021년 6월 1일부터 시행되었는데, 이번 개정의 하이라이트중 하나는 발명 특허 출원이 심사로 인한 등록지연에 따른 특허보호기간에 대한 보상제도를만드는 것이다.
개정된 특허법 제4 2조 제2항의 규정에"발명 특허 출원일로부터 만4년이 되고 실질심사 청구일로부터 만3년이 지난후에 발명특허권을 수여하는 경우 국무원 특허행정부서는 특허권자의 청구에 따라 발명특허가 권한수여 과정에서의 불합리한 지연에 대해 특허권기한보상을 줄수 있으며 하지만 출원인으로 인한 불합리한 지연 은 제외된다"이 조항에 따라 세가지 중요한 정보를 추출할 수 있다.
1) 특허보호기한의 보상은 자발적으로 작동되는 것이 아니라 특허권자의 요구 를 거쳐야 한다.
2) 보호기한에 보상을 주하는 등록특허는 두 가지 시간 요구를 만족 시켜야 한다. 하나는 등록일은 신청일 로부터 4년이 되고 다른 하나는 등록일은 실질 심사 청구일로부터 3 년이 되며 둘중 하나가 빠지면 안 된다.
3) 보호기간보상을 해야 하는 '불합리한 지연' 은 출원인의 이유로 인한 시간 지연을 배제해야 한다. 개정된 특허법은 특허 보호 기간 보상 제도에 대해 비교적 상위적인 규정만 실시했을 뿐 '불합리한 지연'에 대한 판단, 보상 기간 산정 등 구체적인 시행성 문제를 대해 설명을 내놓지 않았는데, 이는 개정된 특허법 시행세칙과 특허 심사 지침에서 보완할 필요가 있다.
국가지적재산권국은 개정 특허법의 시행을 보장하기 위해 <<개정 특허법의 시행에 관한 심사업무 처리 잠정방법>>을 제작하고 발포하여 2021년 6월 1일부터 시행하기로 하였다.이 방법 제5조 규정:"2021년 6월 1일부터 공지된 발명 특허에 대해 특허권자는 개정된 특허법 제42조 제2항에 따라 특허권 공지일로부터 3개월 이내에 종이 형태로 특허권 기한 보상 청구를 할 수 있으며, 추후 국가지식재산권국이 보낸 납부금 통지에 따라 관련 비용을 납부할 수 있다. 국가지식재산권국은 새로 개정된 특허법 시행세칙 시행후 위와 같은 청구에 대한 심사를 진행한다"이 방법에서 특허기한 보상을 청구하는 업무처리에 대한 초보적인 안내를 받을 수 있다.
1) 특허기한 보상을 청구할 수 있는 발명특허에 대해 기간을 정하여 2021년 6월 1일부터 등록고공된 발명특허는 개정된 《특허법》제42조 제2항의 규정에 부합되면 모두 특허기한 보상을 청구할 수 있다.
2) 특허기한 보상 청구의 제출시간에 대해 규정을 내렸다: '특허권 등록 공고일로부터 3개월 이내'로 이 시간을 초과하면 특허기한 보상의 권리를 상실한다.
3) 전자업무와 달리 기한 보상 청구의 제출 방식은'종이 형식'이다.이 방법은'관련 비용'및 기한 보상 청구에 대한 구체적인 심사에 대해 상세한 설명을 하지 않았다.
이와 함께 개정된 특허법과 관련한 특허법 시행세칙도 부대 개정 중이다.국가 지적재산권국은 이미<<특허법실시세척수정제안(의견모집원고)>> 을 공포하였다.비록 《특허법 실시세칙》의 최종 개정판은 아직 확정되지 않았지만, 이 의견원고에서 발명특허권 보호기한 보상제도에 대한 관련 개정은 출원인과 특허권자가 참고로 할수 수 있다.이 의견원고에서, <<특허법실시세척>>제85조의 3항이 추가되어 '특허권기한에 대한 보상은 실제 지연된 일수에 따라 보상한다'고 규정되어 있다. 특허법 제42조 제2항에 규정된 신청인으로 인한 불합리한 지연은 다음과 같은 상황을 포함한다:
(1) 지정 기한 내에 국무원 특허 행정부서가 보낸 통지에 회답하지 않았다
(2) 지연심사를 신청하였다
(3) 인용하여 가입하였다
(4) 다른 상황, 본세칙 제86조, 제87조의 경우는 불합리한 지연에 속하지 않는다.
이 의견 원고에 근거하여 보호기한에 대한 보상을 하지 않는 상황에 대한 정보를 얻을 수 있고 보상시간의 계산 방식을 초보적으로 이해할 수 있다.그러나 상기 규정만 근거로 구체적인 안건에 대해 특허권자는 보호기한 보상을 받을 기회와 받을 수 있는 구체적인 보상 시간을 판단할 수 없을 것이다.
심사 실천 차원에서 개정된<<특허법>> 과《특허실시세척》에 대한 관철을 보장하기 위해 국가지적재산권국은 <<특허심사지침>>에 대해 적응성 수정 작업을 전개했다.<<특허심사지침 개정 초안(의견모집원고>>'에는 특허 등록기간 보상에 관한 규정이 추가하였다.비록 《특허심사지침》의 최종 수정판은 아직 확정되지 않았지만, 수정초안은 의견모집원고에서 특허등록기한 보상에 관한 제도 해석을 구하여 출원인과 특허권자에게 실천적인 지도와 도움을 제공할 수 있다.
구체적으로 보면 <<특허심사지침 개정 초안(의견모집원고>>에서는 "특허권은 여러 특허권자에게 공유되는 경우 특허등록기간 보상청구는 대표자가 해야 한다"고 규정하였으며 "이미 특허대행기관에 위탁한 경우 특허등록기간 보상청구는 특허대행기관에서 해야 한다"고 상세히 규정했다.이것은 실무에서 '누가 처리할 것인가'기한 보상 청구의 문제를 해결했다.
개정 초안 의견조회 원고는'특허기한에 대한 보상은 실제 지연된 일수에 따라 보상한다. 실제 지연된 일수는 발명특허가 수권과정에서 불합리한 지연시간에서 신청인으로 인한 불합리한 지연시간을 공제하는 것을 말한다'고 명시했다.이것은 사실상 보상 시간의 계산 공식을 제시한 것과 같다.
개정 초안 의견조회 원고는'권한 수여 과정에서의 불합리한 지연 시간' , '출원인이 일으킨 불합리한 지연 시간'이 무엇인지를 대해서 한층 더 규정했다.'수권 과정 중의 불합리한 지연 시간'에 대해 몇가지 예외상황을 제시했다. 이는 중지 절차, 보전 조치, 행정 소송 절차와 특허 출원 서류를 수정한 후 특허권을 수여하는 재심 절차를 포함하는데 모두 수권 과정 중의 불합리한 지연에 속하지 않는다.'출원인이 일으킨 불합리한 지연'에 대해 공식 통지를 기한내 답볍하지 못하고, 지연심사를 신청하는 것 등 5가지 구체적인 상황에 대한 설명을 제시하고 상황에 따라 출원인이 일으킨 불합리한 지연에서 시간을 지연시키는 구체적인 계산 방식을 규정했다.
이 수정초안의견모집원고로 기한 보상 청구의 심사 절차에 대해 규정을 내렸다."심사 후 특허수권기한보상청구가 기한보상조건에 부합되지 않는다고 판단되는 경우 특허국은 청구인에게 최소한 한 번의 의견진술과/또는 서류를 보정할 기회를 주어야 한다. 이후에도 기한보상조건에 부합되지 않는 경우 기한보상하지 않기로 결정해야 한다. 심사 후 특허수권기한보상청구가 기한보상조건에 부합된다고 판단되는 경우 특허청은 기한 보상 결정을 내리고 기한 보상 일수를 알려야 한다.
이러한 규정을 바탕으로 우리는 특허보호기한 보상의 조건, 기한 계산 방식과 심사 절차를 기본적으로 알 수 있다. 최근에 특허권을 획득한 안건에 대해 이러한 규정에 따라 특허보호기한의 보상 청구를 제기할 수 있는지를 초보적으로 고려하고 얻을 수 있는 보상 시간을 대체적으로 추산할 수 있다.
예를 들어 한 중국 발명 특허 출원은 이 출원은 분안출원이고 그의 모안 출원일은 2007년 10월 19일이며 이 분안출원의 제출일은 2015년 4월 30일이다.특허청은 2015년 9월 23일 발명특허 출원이 실질심사에 들어간다는 통지서를 보냈다.실질심사 과정에서 출원인은 모두 네 차례의 답변 연기 청구를 했고 매번 두 달씩 연기했지만 출원인의 출원서류 수정이 제대로 이루어지지 않아 심사원은 2018년 11월 19일에 기각결정을 내렸다.출원인은 각하결정을 받은 뒤 2019년 2월 28일 재심을 청구했고, 재심 과정에서 출원서류를 수정해 각하 결정에서 지적한 결함을 극복했다.합의팀은 2021년 3월 18일 재심 결정을 내고 각하 결정을 철회했다.이 분안출원은 최종적으로 2021년 7월 13일 권한을 부여받았다.
우선 이 분안은 2021년 6월 1일 이후 권한을 등록받았고 특허권자는 2021년 9월에 보호기한에 대한 보상을 청구하는 것을 고려했다. 당시 권한 수여일로부터 3개월이 되지 않으면 특허권자는 개정된 특허법 제42조 제2항의 규정에 따라 특허보호기한에 대한 보상을 고려할 권리가 있다.
다음에 위의'실제 지연 일수'의 계산 공식을 대조하여 본 안건이 보상의 조건에 부합되는지, 가능한 보상 시간에 부합되는지 볼 수 있다.
실제 지연 일수의 계산에서 두 가지 중요한 요소는 권한 수여 과정에서의 불합리한 지연 시간과 출원인이 일으킨 불합리한 지연 시간이다.권한 수여 과정 중의 불합리한 지연 시간은 발명 특허의 권한 수여 공고일을 발명 특허 출원일로부터 4년이 되고 실질심사 청구일로부터 3년이 되는 날짜를 줄이는 것을 말한다.
먼저 출원일, 실질심사청구일과 권한 수여일을 확정한다. <<특허심사지침수정초안 (의견모집원고)>>의 규정에 따라 분안 출원에 대해 이곳의 출원일은 분안 출원제출일을 가리킨다. 그러면 본 안건이 지연된 출원일을 계산하는 데 사용되는 것은 2015년 4월 30일이다.실질심사청구일은 발명특허 출원이 실질심사에 들어가는 통지서의 발문일인 2015년 9월 23일로 계산된다.권한 부여 공고일은 2021년 7월 13일이다.
본 안건은 재심 절차를 거쳤고 재심 절차에서 신청서 수정을 통해 기각 결정에서 지적한 결함을 극복했다. 이런 상황에서 전체 재심 과정은 권한 수여 과정의 불합리한 지연 시간에 속하지 않기 때문에 재심 절차의 경과 시간을 공제해야 한다.재심 절차의 경과 시간을 어떻게 계산하는지에 관해서는 수정 초안 모집 의견 원고에서 상세한 설명을 하지 않았다.특히 재심 절차의 시작 시점은 기각 결정 발문일인지, 아니면 재심 청구 제기일인지, 아니면 재심 청구 접수 통지서의 발문일을 기준으로 할지 현재로서는 확정할 수 없다(국가지적재산권국은 여기에 관련된 재심 절차의 경과 시간을 기각 결정의 발문일부터 재심 결정의 발문일까지 전체 기간으로 규정할 가능성이 더 높다는 점에서 후속적인 실제 조작 방법을 기준으로 한다.) 본 안건의 경우 재심 과정을 약 2년의 경과 기간으로 계산할 수 있다.
출원인은 실질심사 과정에서 네 차례의 연기청구를 제기했는데 매번 2개월의 연기청구를 했고 매번 2개월의 연기기한이 만료될 때 회답 의견을 제출했다.출원인이 일으킨 불합리한 지연기간을 8개월로 계산할 수 있다는 것이다.
이렇게 계산하면 본 사례의 경우'권한 수여 과정에서의 불합리한 지연 시간'은'출원인이 일으킨 불합리한 지연 시간'보다 작고'실제 지연 일수'가 발생하지 않으면 특허 보호 기한의 보상을 받지 못한다.
이 사례는 두 가지를 특히 주의해야 한다. 첫째, 특허기한보상제도에서'출원일'의 정의.둘째,'수권 과정 중의 불합리한 지연 시간'이 배제되어야 하는 경우(특허 출원 서류를 수정한 후 특허권을 수여받는 재심 절차).이 두 가지를 고려하지 않으면 본안이 보호기한의 보상을 받을 수 있다고 오인해 불필요한 낭비를 초래할 수 있다.
비록 아직 《특허법 실시세칙》과 《특허심사지침》의 개정판이 발표되지 않았지만 상기 의견모집원고에서 특허보호기한보상제도의 대체적인 틀을 제시했고 출원인과 특허권자는 이미 시행된 개정후《특허법》과 《개정 후 특허법 시행에 관한 심사 업무 처리 잠정 방법》을 바탕으로 또한<<특허법 시행세칙 개정건의(의견 모집원고)>>와<<특허심사지침 개정초안(의견모집원고)>>의 관련 규정을 결합하여 이미 권한을 얻은 발명특허가 특허보호기한의 보상을 받을 수 있는지를 초보적으로 고려하고 보상받을 수 있는 시간을 추산한다.
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