Onze recente reeks artikelen behandelde het belang van IE-strategie in het merkontwikkelingsproces. We hebben het belang onderzocht van het volgen van stappen bij de ontwikkeling van nieuwe merken waarbij beschikbaarheidsonderzoek nodig is alsmede ook het belang van depotstrategie, handhaving en onderhoud.
Maar wat gebeurt er nadat de geregistreerde bescherming is verkregen voor het merk? Hoe kan een houder van intellectuele eigendomsrechten het merk en de daaruit voortvloeiende wettelijke rechten verder ontwikkelen en versterken?
Eén manier om hiermee om te gaan, is het ontwikkelen van een "merkenfamilie." Dit is waar reclame, branding en marketing elkaar ontmoeten, het IE-recht aanvullen, en een sterk merk creëren.
Merkenfamilie
Een "merkenfamilie" heeft een gemeenschappelijk en herkenbaar element voor een reeks producten of diensten. Het hoofdmerk wordt toegevoegd aan verschillende woordelementen, zo is de McDonald's merkenfamilie een bekend voorbeeld, waarin het merk "Mc" wordt gecombineerd met een generieke productnaam, zoals McDONUT, McPIZZA, McMUFFIN, McCHICKEN en McRIB.
Dit concept is gekoppeld aan een reeks merken die allemaal een gelijke stilering hebben. Een merkhouder die kan aantonen dat reeks geregistreerde merken overeenkomstig onderscheidend vermogen bezit, mag zich beroepen op de invloed van dat merkgebruik op de verwachte reactie van de gemiddelde consument ten opzichte van een ander merk met een vergelijkbaar onderscheidend vermogen. Hierdoor kan de merkhouder argumenteren dat er sprake is van verwarringsgevaar.
Er moet een evenwicht worden gevonden wanneer een merkenfamilie wordt opgebouwd. Het is belangrijk dat de uitbreiding van de merkenfamilie in de loop der tijd niet leidt tot het generiek maken van het hoofdmerk of het op een generieke manier gebruiken ervan. Als handhavingsinstrument moet de 'familie' zorgvuldig worden samengesteld, zodat de gemiddelde consument een merk gaat beschouwen als een integraal onderdeel van die familie.
Door toevoeging van woordelementen (waarvoor sommige mogelijk aan een beschikbaarheidsonderzoek dienen te worden onderworpen), kan een merkregistratie voor een hoofdmerk, samen met het gebruik van andere varianten die het 'herkenbare element' bevatten, transformeren van een geïsoleerde merkregistratie tot een uitgebreide strategie voor handhaving. Dit kan het indienen van merkaanvragen voor overeenstemmende merken (met de bijbehorende kosten) helpen voorkomen.
In andere gevallen zou het aanvragen van de registratie van de andere merken die zijn gecreëerd als onderdeel van de groeiende 'familie' de handhavingsmogelijkheden aanzienlijk moeten verbeteren (waardoor de kans op succes toeneemt en ook de bewijskosten afnemen), dus aanvragen kunnen hier een lonende financiële investering zijn.
In het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie wordt doorgaans geconcludeerd dat een houder van een intellectueel eigendomsrecht een merkenfamilie bezit wanneer ten minste drie merken worden gebruikt. Hoewel dit allemaal gedeponeerde merken moeten zijn, kan niet worden uitgesloten dat de 'merkenfamilie'-doctrine ook niet-gedeponeerde handelsmerken kan omvatten.
Deze niet-geregistreerde merken kunnen (met bewijs dat goodwill gegenereerd door het gebruik van) niet-geregistreerde merken in het VK vallen onder de onrechtmatige daad van Passing Off; bij het EUIPO is men het er in het algemeen over eens dat normaal bewijs van gebruik van de niet-geregistreerde merken voldoende zou moeten zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn;
- De eigenaar van het merk PANASONIC in het VK had ook de merken PANA ROBO, PANASYNC/PRO en PANAFAX (alle ingeschreven in klasse 9) en PANASERT en PANAFLO (niet-ingeschreven in andere klassen) gebruikt en dit bewijs stelde Panasonic in staat om met succes oppositie in te stellen tegen het later gedeponeerde merk PANACELL1.
- McDonald's had geen relevante gedeponeerde rechten in het Verenigd Koninkrijk, maar kon op basis van haar merkenfamilie de registratie van "McVEGAN" in het Verenigd Koninkrijk verhinderen. McDonald's blokkeerde ook de registratie van "McBaileys" in het Verenigd Koninkrijk.
- De eigenaar van Baileys Irish Cream (Diageo) verzette zich ook met succes tegen de 'McBaileys'-aanvraag in het VK; dit wijst erop dat het altijd nodig is om na te denken over het andere element dat aan je eigen merk wordt toegevoegd, aangezien het waarschijnlijk is dat ten minste een beschikbaarheidsonderzoek moet worden overwogen voordat het merk wordt gebruikt.
Een manier om een merk op te bouwen en te versterken is het ontwikkelen van een merkenfamilie. Deze versterkt de publieke merkherkenning en biedt een bredere bescherming. Een merkenfamilie kan een merkenportefeuille versterken en de juridische handhaving van het merk vergemakkelijken.
Voorbeelden voor het creëren van een merkenfamilie:
- Het merk OPTAL zou een merk kunnen zijn dat gebruikt wordt op de goederen en verpakking van uw belangrijkste productaanbod, bijvoorbeeld juwelen.
- CROM-OPTAL kan dan worden gekozen en gebruikt voor horloges, VISC-OPTAL voor brillen en PAN-OPTAL voor zonnebrillen.
- Deze familie zou de mogelijkheid kunnen versterken om het gebruik en/of de registratie aan te vechten van een groter aantal merken van derden die de tekenreeks OPTAL bevatten of die een element bevatten dat overeenstemt met OPTAL.
- Rechten en juridische positie zijn waarschijnlijk veel sterker met de bovenstaande familie, bijv. wanneer een derde een merk met OPTAL gebruikt voor soortgelijke waren.
- Een ander voorbeeld: met deze merkenfamilie zou op zijn minst een gevaar van verwarring inhoudende associatie kunnen worden gevonden op basis waarvan een succesvolle oppositie tegen een merk als 'GEN-OPTAIL' kan worden gevoerd. Als echter alleen het merk "OPTAL" wordt gebruikt in een oppositie tegen "GEN-OPTAIL", zou dit mogelijk niet leiden tot de vaststelling dat er verwarringsgevaar bestaat en zou de actie wellicht mislukken.
Het opbouwen van een merkenfamilie vereist een strategische en consistente aanpak. De belangrijkste overweging is om ervoor te zorgen dat de potentiële merkstrategie nuttig en effectief is, door het leggen van een duidelijk verband tussen de 'familie' van de merken. Een voorbeeld hiervan is de oppositiebeslissing bij het UKIPO over het merk JACK & VICTOR, waartegen oppositie was ingesteld op basis van de merken "JACK DANIEL'S", "JACK" en "JACK ROCKS", die niet als een familie werden beschouwd. De verschillen tussen de merken "JACK DANIEL'S", "JACK" en "JACK ROCKS", met name de begripsmatige verschillen, waren voldoende om verwarring uit te sluiten en JACK & VICTOR geen natuurlijke merkextensie te laten zijn.
Dit laat zien waarom het belangrijk is in een vroeg stadium de merkidentiteit en de belangrijkste kenmerken te definiëren die de basis zullen vormen van een merkenfamilie. Vervolgens kan er een uniform thema worden ontwikkeld dat aansluit bij het kernmerk. Als onderdeel hiervan kan het nodig zijn om producten of diensten te overwegen en te categoriseren om submerken te creëren. Door de consistentie van alle merkelementen te behouden, creëer je een samenhangende merkidentiteit die is gecentreerd rond het gemeenschappelijke en herkenbare element.
Marktuitbreiding en kruispromotie kunnen dan gemakkelijker worden, omdat de aanwezigheid en reputatie van het erkende merk kan worden overgenomen; de verkoop van een submerk kan gemakkelijk worden stopgezet als het niet populair is, zonder dat het hoofdmerk wordt beschadigd, ook wanneer het submerk moet worden veranderd, blijft het gemeenschappelijke en herkenbare element behouden, zodat het vertrouwen en de bekendheid van de consument niet al te zeer wordt aangetast.
Beeldmerken
Als een merkhouder verschillende woord-/beeldmerken gebruikt, maar de verschillende merken gebruikt in dezelfde stilering, of in een zeer onderscheidend lettertype, dan kan (naast het auteursrecht) de houder van het intellectueel eigendomsrecht meer mogelijkheden krijgen om zijn rechten te doen gelden tegen het gebruik van overeenstemmende merken door derden op basis van (de stilering van) niet-ingeschreven rechten. In het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk kan de Passing Off wetgeving een basis zijn waarop een merkhouder zich met succes kan verzetten tegen registratie of zelfs het gebruik door derden kan verbieden.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.