2025년 4월 21일, 최고인민법원은 《전국법원 지적재산권사건 법률적용문제 년도보고 (2024) 요약》 (이하《연도보고 (2024) 요약》이라 약칭함.) 을 발표했다.<<연도 보고 (2024) 요약>>은 전국 법원이 2024년 심리종결한 지적재산권 사건에서 43개 법률 적용 문제를 정리했는데, 그 중 첫 번째 문제가'특허권 침해 분쟁 사건에서의 특허권 평가 보고서의 정성'이다.이로부터 알수 있는바 특허권평가보고가 특허권침해분쟁사건에서의 정성은 시급히 정리해야 할 법률적용문제이다.
특허권 평가 보고서의 사법 실천
전형적인 사례 1
<<연도 보고 (2024) 요약>>에 나열된 첫 번째 전형적인 사례"원저우(温州) 모모 기계 유한회사와 구이저우(贵州) 모모 부품 유한회사 등 실용 신형 특허권 침해 분쟁 재심 사건"[(2024) 최고 법민재 244호 사건], 그 재판 요지는"특허권 침해 분쟁 사건에서 특허권 평가 보고서는 사건 심리 증거 중의 하나로 삼을 수 있지만, 사건 관련 특허의 유효성은 여전히 특허권 등록 문건 및 행정부문의 효력이 발생된 결정에 따라 판단한다. 특허권자가 유효특허에 근거하여 권리침해소송을 제기하는 상황에서 특허권평가보고가 관련 특허에 대해 법정수권조건에 부합되지 않는 부정결론을 내렸다고 하여 당해 권리자가 소권을 행사할 기초가 없다고 인정하고 나아가 그 기소를 기각한다고 재정할수 없다."
(2024) 최고법 민재 244호 사건에서 각급 법원이 밝혀낸 사실은 국가지식재산권국이 2022년 8월 5일 관련 특허는 실용신형특허권평가보고를 제출한 것에 대한 초보적결론은"전부 청구항 1-7은 특허권등록조건에 부합되지 않는다"고 하였고 구체적인 결론은"청구항 1-7은<<중화인민공화국 특허법>>제22조 제2항에 규정된 신규성을 구비하지 않는다"고,","청구항 1-7조는 제22조제3항에 규정된 창조성을 구비하지 않는다".
최고인민법원은 재심에서 2심법원은 관련 특허평가보고의 내용에 근거하여 관련 특허권리상태가 불안정하다고 인정하고 나아가 원고 모모 기계회사가 소송을 제기할 권리기초가 없다고 인정하여 최종적으로 모모 기계회사의 기소를 거절해야 한다고 판단하였다.
최고인민법원은 특허권평가보고는 국무원 특허행정부서가 당사자의 신청을 받아 실용신형특허 또는 디자인특허가 특허등록기준에 부합되는가에 대해 셔치, 분석과 평가를 진행한후 내린 전문적인 보고로서 특허침해분쟁을 심리, 처리하는 증거의 하나로서 해당 특허의 효력안정상태를 판단하는 증거로서 국무원 특허행정부서가 행정관리직권을 행사하여 내린 행정결정이 아니라고 인정하였다.즉, 특허권 평가 보고서의 결론은 해당 특허의 효력 상태를 인정하는 유일한 근거나 절대적인 근거가 아니다.
특허권리침해분쟁사건에서 관련 특허의 유효성은 여전히 특허등록문건 및 국가지적재산권국이 관련 행정수권확인절차에서 내린 효력발생결정에 근거하여 판단하여야 한다.
본 사건에는 관련 특허가 무효선고절차를 경력한 것을 증명할수 있는 증거가 없으며 국가지적재산권국의 효력발생결정으로 무효로 선고되였다.원고 모모 기계회사가 제출한 관련 특허증서, 등록문건, 특허년차비영수증 등 증거가 그가 법에 의해 사건관련 특허권을 취득하였음을 증명하기에 충분하고 해당 특허가 유효상태인 상황에서 원고는 사건관련 특허에 근거하여 권리침해소송을 제기할 권리가 있다.2심법원은 특허권평가보고에 근거하여 관련 특허가 법정등록조건에 부합되지 않는다고 인정하였고 이에 근거하여 원고가 소권행사의 기초를 구비하지 못하였음을 인정하여 모모 기계회사의 기소를 기각하는것이 부당하므로 시정해야 한다고 재정하였다.
전형적인 사례 2
"주하이(珠海) 모모 조명과학기술유한공사와 모모현 시정건설관리소 등 디자인 특허권 침해 분쟁 재심사"[(2020) 최고법 민재 383호 사건]에서 최고인민법원은"원고가 인민법원의 요구에 따라 특허권 평가보고서를 제출하지 못했지만, 사건에 연루된 특허권이 여전히 합법적이고 유효하다는 것을 증명할 수 있는 경우, 원고가 특허권 평가보고서 제출을 거부한다는 이유로 소송을 기각해서는 안 된다"는 재판요지를 내렸다.
본 사건에서 최고인민법원은 재심하여 다음과 같이 인정하였다.
우선 특허권 평가 보고서는 본질적으로 특허권 침해 분쟁 민사 사건 중 한 가지 증거이다.
국가지식재산권국이 셔치, 분석과 평가 후 발급한 특허권 평가 보고서에 근거하여 당사자는 무효 행정 절차 외에 기존 기술, 기존 설계의 상황 및 특허권 효력의 안정성에 대해 상대적으로 더욱 정확하고 합리적인 예상을 형성하여 더욱 이성적이고 신중하며 목적성 있게 특허권 침해 민사소송 활동을 진행할 수 있다.특허권 평가보고서도 인민법원이 특허권의 효력이 안정적인지 판단하는 데 참고가 될 수 있다.인민법원은 디자인 특허권의 보호 범위, 기존 디자인과의 차이 정도, 혁신 높이, 특허권 효력의 안정 여부 등 요소와 피고가 권리침해를 구성할 가능성, 민사책임을 져야 하는지, 국가지식재산권국이 사건 관련 특허에 대해 무효 행정 결정을 내렸는지 등 요소를 종합적으로 고려하여 특허권자 또는 이해관계자에게 특허권 평가 보고서를 요구할 것인지를 결정할 수 있다.
둘째,<<특허분쟁사건 심리에 관한 법률문제 적용에 관한 최고인민법원의 약간한 규정>>(2015 개정) 제8조는"사건 심리수요에 따라 인민법원은 원고에게 셔치보고서 또는 특허권 평가보고서를 제출하도록 요구할 수 있다.원고가 정당한 이유 없이 제출하지 않을 경우 인민법원은 소송을 중지하거나 원고에게 가능한 불리한 결과를 부담하도록 판결할 수 있다"고 말했다.
그러므로 인민법원의 명확한 요구를 거쳐 원고가 정당한 이유 없이 국가지식재산권국에 특허권 평가보고서를 제출하지 않거나 인민법원에 제출하지 않을 경우, 인민법원은 사건 증거 및 당사자의 주장과 결합하여 특허권 평가보고서와 관련된 기존 설계상황, 상습설계, 설계공간, 혁신고도 등 방면에서 법에 따라 원고에게 불리한 인정 또는 추정을 할 수 있다.
마지막으로 특허권평가보고서는"특허침해분쟁을 심리, 처리하는 증거"로서 원고가 디자인특허권침해 민사소송을 제기할 때 반드시 제출해야 할 증거에 속하지 않는다.
사건에 관련 특허권에 무효가 선고되여야 할 상황이 존재하는가에 대해 특허권평가보고는 참고역할만 있을뿐 특허무효행정결정 및 관련 행정판결의 인정을 대체할수 없다.
그러므로 원고는 비록 인민법원의 요구에 따라 특허권평가보고를 제출하지 못하였지만 별도로 국가지식재산권국이 관련 특허에 대해 내린 무효행정결정을 제출하여 관련 특허권이 합법적이고 유효함을 증명할수 있는 경우 원고가 특허권평가보고의 제출을 거절하였다는 이유로 그 기소를 기각한다고 재정하여서는 안된다.
특허권 평가 보고서의 사법적 적용 곤경
비록 관련 법률과 사법해석이 명확히 규정하지 않았지만 특허권평가보고에서 관련 특허가 특허등록조건에 부합되지 않는다고 나타났지만 원고가 여전히 기소를 고집하는 상황에 대해 법원은 어떻게 처리해야 하는가? 그러나 이 상황은"법원이 사건심리수요에 근거하여 원고에게 셔치보고서 또는 특허권평가보고서를 제출할것을 요구하였고 원고가 정당한 이유 없이 제출을 거절하는"상황과 특허권평가보고의 정성과 용도면에서의 법리적요구가 일치하며 즉 인민법원이 특허의 효력이 안정적인가를 판단하는 증거이다.
따라서 상술한 두 가지 상황은 모두<<최고인민법원은 특허분쟁사건 심리에 적용된 법률문제에 관한 약간의 규정>>(2020 개정) 제4조 제1항의 규정에 의거하여 처리할 수 있다. 즉"사건 심리수요에 따라 인민법원은 원고에게 셔치보고서 또는 특허권평가보고서를 제출하도록 요구할 수 있다.원고가 정당한 이유 없이 제출하지 않을 경우 인민법원은 소송을 중지하거나 원고에게 가능한 불리한 결과를 부담하도록 판결할 수 있다."이 규정에 따라 "소송 중지 재정"및 "원고가 불리한 결과를 부담하게 판결"은 두개 병렬조치이며, "소송 중지 재정"은 "원고가 불리한 결과를 부담하게 판결"의 범위에 폼함되지 않는다.
"소송 중지 판결"은 일반적으로 다음과 같은 경우에 사용된다.
(1) 원고는 국가지식재산권국에 특허권평가보고를 신청하거나 이미 신청하겠다고 약속하였으나, 국가지식재산권국이 특허권평가보고를 하는 데 비교적 긴 시간 (일반적으로 2개월) 이 소요될 뿐이며, 이때 법원은 특허권평가보고가 내려지기를 기다리기 위해 소송을 중지한다고 재정한다;
(2) 원고가 특허권평가보고서 제출을 신청하지 않거나 거절하였으나 피고 또는 기타 사람이 사건에 련루된 특허에 대하여 무효선고청구를 제기하였을 때 법원은 무효심사결정이 내려지기를 기다리기 위하여 소송을 중지한다고 재정하였다.
그러나 원고가 특허권평가보고서의 신청과 제출을 거부하고 피고나 기타 사람도 관련 특허에 대해 무효선고청구를 제기하지 않은 경우"소송중지재정"은 그다지 적용되지 않을수도 있다. 왜냐하면 법원은 무기한으로 소송중지를 재정할수 없다.
이때 법원은 "소송중지재정"을 이용하여 원고를 압박할수 있으며 원고는 소송시간과 권익수호시기를 고려하여 특허권보고를 신청하여 제출할수 있다.
그러나, 원고가 특허권 평가 보고서 제출을 결연히 거부하는 경우, 또는 국가지식재산권국이 내린 특허권 평가 보고서에관련 특허가 특허권 수여 조건에 부합하지 않음에도 원고가 여전히 집요하게 기소하는 경우, 법원은 여전히"원고에게 가능한 불리한 결과를 부담하도록 판결"하는 조치를 통해 해결해야 한다.
그렇다면 "원고가 가능한 불리한 후과를 부담하도록 판결"하는것은 도대체 어떤 불리한 후과를 포함하는가?어떻게 적용해야 하는가?
상술한 전형적인 사례의 재판요지에 근거하여 최고인민법원은 이미"원고의 기소기각재정"을"원고가 가능한 불리한 후과를 부담하도록 판결"하는 범위에서 제외시켰다. 즉 원고가 이유없이 국가지식재산권국에 특허권평가보고를 신청하는것을 거절하거나 국가지식재산권국이 내린 특허권평가보고가 사건에 련루된 특허가 특허권을 수여하는 조건에 부합되지 않는것으로 나타났지만 원고가 여전히 기어코 기소하는 상황에 대하여 법원은 원고의 기소를 직접 기각한다고 재정할수 없다.
그러나 상술한 전형적인 사례의 재판에서 최고인민법원은 상기 두 가지 상황에 대해 비교적 전면적이고 명확한 처리 방식이나 기준을 제시하지 않아 각급 법원은 원고가 정당한 이유 없이 특허평가보고서 제출을 거부하여 초래된 특허권 안정성 의문 문제와 특허권 평가보고서가 특허권 안정성에 대한 부정적인 평가를 외면할 수 없을 뿐만 아니라 (그렇지 않으면 법률과 사법해석의 관련 규정은 의미를 잃게 된다), 원고의 소송을 단순하고 난폭하게 기각하여 원고의 기소권을 상실할 수 없게 한다.이는 법원 재판에 대한 당사자들의 안정적인 기대를 약화시켜 특허권 평가 보고서의 사법적 적용에 어려움을 초래했다.
특허권 평가 보고서 사법 적용의 보완 경로
필자는 자신이 특허침해소송을 처리한 실무경험에 근거하여 상기에서 언급한"원고가 가능한 불리한 후과를 부담"하는것은 다음과 같은 적용상황을 포함할수 있다고 인정하였다.
실체 심판 중의 불리한 인정
법원은 사건의 증거와 결합하여 사건에 련루된 특허에 효력하자가 존재하고 나아가 권리침해인정의 결과에 영향을 미친다고 추정할수 있다.예를 들어, 만약 원고가 정당한 이유 없이 특허권 평가 보고서 제출을 거부하거나 특허권 평가 보고서에 사건 관련 특허에 무효 위험이 존재한다는 것을 나타낸다면, 법원은 특허권이 불안정하다고 인정하는 경향이 있을 수 있으며, 따라서 사건 관련 특허 보호 범위의 해석과 인정 및 동등한 권리침해 인정 방면에서 원고에게 불리한 방향으로 적당히 해석하거나 인정할 수 있다;만약 피고가 기존의 기술항변이나 기존의 설계항변을 제기한다면 법원은 자유재량권의 공간내에서 상술한 항변의 성립을 인정하는 방향으로 기울일수 있다.
보상 금액 감소 또는 제한
만약 원고가 특허권평가보고의 제출을 거절하여 특허권의 안정성에 의문이 생기거나 제출한 특허권평가보고가 특허권이 불안정하다고 표시될 경우 법원은 정상을 참작하여 배상금액을 낮출수 있으며 심지어 실제손실에서 명확히 증명할수 있는 부분만 지지할수 있다.사법해석에 따르면 배상계산은 특허허가비나 법정배상기준을 참고할수 있지만 평가보고가 부족할 때 법원은 더욱 신중하게 저배수기준을 적용할수 있다.
절차상 제한
원고가 특허권 평가보고서 제출을 거부하거나 제출한 특허권 평가보고서에 특허권이 불안정한 것으로 나타나면 소송전 금지령이나 재산보전 등 임시조치의 지원을 받지 못해 권익옹호 효과에 영향을 미칠 수 있다.
종합적으로, 사법 해석에서 규정한"원고에게 가능한 불리한 결과를 부담하도록 판결"하는 것에 대하여, 현재 여전히 최고인민법원이 관련 규정을 제정하여 그 구체적인 내용과 적용 방식을 명확히 해야 한다.특히 원고가 정당한 이유 없이 특허권 평가보고서 제출을 거부하거나 제출한 특허권 평가보고서에 특허권이 불안정함에도 원고가 집요하게 기소한 경우, 특허권 평가보고서 제출 상황 또는 특허권 평가보고서 결론에 따라 원고가 어떤 불리한 결과를 부담하도록 판결할 것인지, 상술한 문제의 관련 규정은 여전히 세분화되어 향후 유사한 사건에서 당사자에게 안정적인 예상을 가져다 줄 수 있도록 해야 한다.
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