专利代理师在处理生物领域PCT专利申请进入中国国家阶段的案件时,需要了解案件是否涉及核苷酸和/或氨基酸序列表(以下简称“序列表”)。

在案件涉及序列表的情况下,专利代理师需要确认PCT公开文本中是否公开了序列表。在不同情况下,提交序列表时应注意不同的事项并且其提交方式也有所不同。

下面,笔者根据自己的代理经验,在PCT专利申请进入中国国家阶段的案件涉及序列表、并且案件申请人或委托人提供了序列表的情况下,针对序列表提交的不同情况总结了一些应对策略。

1、PCT公开文本公开序列表且PCT国际申请的申请日在2022年7月1日之前的情况

在这种情况下,PCT公开文本扉页的“Published”部分包括“with sequence listing part of description (Rule 5.2 (a))”,具体参见以下。

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首先,专利代理师需要核对申请人或委托人提供的序列表(txt文本)与世界知识产权组织(WIPO)网站上公开的序列表(txt文本)是否完全一致。

在两者完全一致的情况下,将序列表中包含的英文内容,例如申请人、发明人、发明名称、序列来源的生物名称、人工序列等翻译为相应的中文,然后以计算机可读形式的序列表(即,txt文本)提交至CPC系统。

在此,需要说明的是,序列表作为说明书的一个单独部分,除了单独编写页码并作为说明书的一部分计算说明书附加费之外,如果国际公开的序列表中的申请人、发明人和/或发明名称与PCT公开文本扉页中的那些不一致的话,则需要以国际公开的序列表为准进行相应的翻译,而不用管PCT公开文本扉页中的相关信息。

其次,在利用CPC系统进行电子提交时,需要核实“国际申请进入中国国家阶段声明(150101)”表格中的“申请文件清单”中是否有条目“说明书核苷酸和氨基酸序列表共X页”以及条目“核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体共Y页”,具体参见以下表格。

在此,需要说明的是,上述提及的页数是由上传CPC系统的序列表(txt版本)经CPC系统导出的word页数。

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再次,还需要核实待提交官方的压缩包中是否存在编号为“100117”的文件,其对应核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体(即,txt文本);以及编号为“150145”的文件,其涉及说明书核苷酸和氨基酸序列表的“xml”文件,并核实上述文件中的序列表是否完整。

2、PCT公开文本公开序列表且PCT国际申请的申请日在2022年7月1日及之后的情况

根据国家知识产权局第485号公告,自2022年7月1日起,向国家知识产权局提交的专利申请中若含有序列表,则该序列表电子文件为符合WIPO ST.26标准要求的XML格式序列表。WIPO ST.26标准具体参见世界知识产权组织(www.wipo.int)网站。

需要注意的是:在提交符合WIPO ST.26标准要求的XML格式序列表时,需要将上述XML格式序列表导入WIPO Sequence 2.2.0软件,以将申请人名称修改成中文加英文的形式,将发明名称修改为中文的形式,参见下述。

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3、PCT公开文本未公开序列表的情况

在这种情况下,为了与PCT公开文本保持一致,专利代理师一般不会在PCT申请进入中国国家阶段时提交序列表。然而,值得注意的是,如果需要在这种情况下提交序列表,那么该如何提交呢?

下面,笔者将结合一个具体案例,说明在这种情况下的序列表的提交。

案例中的PCT公开文本扉页中的“Published”部分未出现“sequence listing part of description (Rule 5.2 (a))”,也就是说,该PCT申请国际阶段未公开序列表。在这种情况下,可以根据PCT条约第28/41条修改方式提交序列表。以这种方式提交序列表时又需要注意什么呢?尤其需要注意,序列表的错误提交会引发补正。

在CPC系统中以PCT条约第28/41条修改方式提交序列表时,该案例提交官方的编号为“150101”的文件的部分内容如下。

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针对该案例,审查员下发了包含以下内容的补正通知书:

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因此,从以上补正内容可以看出,在以PCT条约第28/41条修改方式提交序列表时,首先,需要注意的是在CPC系统的相应端口分别提交序列表的PDF版本和计算机可读形式即txt版本(以PCT发明专利附加文件下面的“增加”中的“根据条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表”提交其txt版本,以修改译文的“新建”中的“根据条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表”提交其PDF版本,如下图箭头所示)。

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其次,需要确认编号为“150101”的文件中的“审查基础文本声明”下的“按专利合作条约第28/41条提出的修改”的页数填写的是否是PDF版本页数,“申请文件清单”中不包括“说明书核苷酸和氨基酸序列表共X页”,“附加文件清单”中存在条目“按照条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体共0页”和条目“按照条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表共0页”而不是“核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体共0页”,如下图所示。

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再次,还需要核实待提交官方的压缩包里是否存在编号为“150152”的文件,其包含核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体(即,txt文本);以及编号为“150140”的文件,其对应序列表的PDF版本。

对于以PCT第28/41条提交的序列表,还需要注意的是无需将序列表的页数计入说明书附加费的计算中。

4、PCT公开文本公开序列表,而客户提供了经过修改的序列表的情况

在这种情况下,PCT公开文本公开的序列表正常提交,客户提供的经过修改的序列表以PCT条约第28/41条修改方式进行提交。

首先,需要注意的是,在CPC系统中进行电子提交时,对于序列表,应勾选编号为“150101”的文件中的“审查基础文本声明”下的“按专利合作条约第28/41条提出的修改”,并且页数应填写与根据PCT条约第28/41条修改后的序列表对应的PDF版本的页数。

其次,需要注意的是,“申请文件清单”中需存在条目“说明书核苷酸和氨基酸序列表共X页”,该序列表页数“X”是由上传CPC系统的序列表(txt版本)经CPC导出的word页数;“附加文件清单”中应存在条目“核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体共0页”、条目“按照条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表计算机可读载体共0页”和条目“按照条约第28/41条修改的核苷酸或氨基酸序列表共0页”。

再次,还需要注意的是待提交官方的压缩包里应存在编号为“100117”的文件、编号为“150145”的文件、编号为“150152”的文件和编号为“150140”的文件。

以上是笔者关于PCT专利申请进入中国国家阶段的案件涉及核苷酸和/或氨基酸序列表时对其进行提交的一些操作实践和经验总结,以供各位读者参考,如有片面或错漏之处,望得到各位专家和同行的批评和指正。

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