美国商标法对商标使用的要求很多，对在先使用的商标也给予较好的保护，在先的商标使用可以产生在先的权利。那么是否将商标使用即可，不用着急去申请注册了呢？

事实并非如此。

一、及时申请商标注册的必要性

首先，如果商标在美国在先使用，但是没有及时申请注册，虽然享有在先的权利，但是这种权利是有限制的。

假设A在2001年在美国某个或某些地区实际使用了商标X,但是直到2003年才申请注册，并于2004年取得注册。而B于2002年在不知情的情况下在美国其他地区开始善意使用该商标X，这种使用就是"同时使用"（concurrent use）。这种情况下，虽然A在先使用了商标X,但是这种使用只是在部分地区，不能限制他人在不知情的情况下在其他地区善意使用该商标。而只有A向美国专利商标局提交了商标注册申请即联邦商标注册申请，其权利才能认为是全国范围的。因此，虽然B在后使用商标X，但是仍有权在A的商标申请日前的使用范围和地域继续使用该商标，而商标注册人A却不能在这些地域使用商标X，从而使消费者混淆的可能性降到最低。

还有一种情况，假设A在2001年在美国某个或某些地区实际使用了商标X,但是一直没有申请注册。而B于2002年在不知情的情况下在美国其他地区开始善意使用该商标X，并于2003年申请注册，2004年取得注册。这种情况下，A可以基于其在先使用对B申请注册的商标提出异议，或者在其注册后5年内申请撤销。但是如果超过5年，则A无法再基于在先商标使用申请撤销，而只能将其商标的使用限制在B的商标注册日前的范围和地域。

可以看出，在先商标使用的权利受到地域范围的限制，并不能获得完整的权利，只有获得美国联邦注册的商标才能在全美国范围获得在先权利。若想使商标获得全面的保护，需要及时申请商标注册。

其次，如果商标仅在其他国家使用，则基本没有任何权利。"在先使用"、"同时使用"的概念仅适用于在美国的使用，在其他国家的使用和知名度一般不被接受。

我们可以看两个案例

第一个是JACK & JONES商标异议案（1）。很多中国消费者对服装商品上的JACK & JONES商标比较熟悉。JACK & JONES是丹麦公司BESTSELLER旗下品牌。BESTSELLER（Aktieselskabet AF）自1990年即开始销售JACK & JONES品牌的牛仔裤，到2005年，该品牌的产品线已经扩展到包括牛仔裤、T恤衫和夹克，在欧洲、中东、南美、亚洲的很多国家和地区销售。2005年一年，仅在欧洲的销售数量就有1900万件。截至2005年，该公司已经在世界上46个国家注册了JACK & JONES商标，并注册有21个相关的域名。

2003年，丹麦BESTSELLER公司决定拓展北美市场，也作了相关准备工作，并于2004年12月6日向美国专利商标局提交商标注册申请。而就在此之前，其竞争者加拿大的FAME JEANS公司已于2004年1月9日基于打算使用向美国专利商标局申请注册JACK & JONES商标，指定商品为第25类的T恤衫、POLO衫、羊毛衫等。丹麦公司提出异议，但是美国商标复审委员会认为，在被异议商标申请日即2004年1月9日前，丹麦公司没有在美国实际使用该商标，因此没有在先权利。并且，其商标申请日晚于加拿大公司的商标申请日，因此异议不成立。加拿大FAME JEANS公司取得JACK & JONES商标的注册，该商标至今仍在该加拿大公司名下。

第二个案例是"PERSON'S"商标案（2）。PERSON'S是一个日本服装品牌。美国的自然人CHRISTMAN去日本旅行时发现了这个商标，回来后进行了查询，没有发现障碍，于是成立了公司，模仿日本公司的服装设计和LOGO开始在服装商品上使用这个商标。他提交了商标注册申请，申请时并不知道日本公司正在打算将市场扩展到美国。日本公司也确实在CHRISTMAN的商标取得注册前开始将产品线扩展到了美国，许可一家公司在美国销售该品牌服装。日本公司发现后，对CHRISTMAN注册的PERSON'S商标提出撤销申请。美国联邦巡回上诉法院支持了美国商标复审委员会的决定，认为，在CHRISTMAN开始使用商标前，日本公司没有在美国使用该商标，在美国没有商誉和声誉；商标的使用是有国家区别的，该商标在日本的使用并不能证明在美国享有在先权利；CHRITMAN虽然知晓该商标在日本的在先使用，但并不阻碍他在美国获得在先商标权利，仅仅知晓一个外国在先使用的商标并不构成恶意。

从上面的案例可以看出，商标在其他国家和地区的使用并不被美国认可，不能享有在先权利。美国并不保护外国的著名商标（Famous mark，指我们一般所称的驰名商标）。外国的著名商标被认为是有地域性的，并不被认可，除非能够证明，美国相关市场的消费者中有很大比例的消费者熟悉这个外国商标，而这是非常困难、几乎不可能完成的任务。因此，为了使自己的商标在美国得到保护，一定要尽早申请注册。

二、选择商标申请注册的基础

根据美国商标法即兰汉姆法（LANHAM ACT）（3），外国申请人在美国申请商标注册可以基于以下方式：

  1. 基于实际使用提交注册申请。如果商标已经在美国实际使用，则可以依据兰汉姆法第1款（a）基于实际使用提交注册申请。在提交注册申请时即明确商标的最早使用时间，并提交使用证据。

    商标的使用证据可以是商品标签，如果是服务商标，可以是广告，不需要提供发票合同等证据。并不要求所有的商品都提交使用证据，但是如果申请多个类别，要求每个类别的商品都要有使用证据。

  2. 基于打算使用提交注册申请。如果商标尚未在美国实际使用，可以依据兰汉姆法第1款（b）基于打算使用提交注册申请。在商标通过美国专利商标局的审查并公告后，如果没有被他人提出异议或者虽被提异议但异议不成立，美国专利商标局会发核准通知。接到核准通知后，申请人需要在6个月内提交使用证据并明确开始使用的时间，才能最终拿到商标注册证。申请人可以申请一个6个月的延期来提交使用证据，如仍然不能提交，还可以再申请6个月的延期，最多可以延期三年。
  3. 中国作为巴黎公约成员国，申请人可以依据兰汉姆法第44款（e)基于在中国的商标注册在美国申请注册。这种申请方式需要申请人提交中国的商标注册证复印件。申请人也可以在中国申请提交后6个月内，申请优先权，基于中国的申请在美国申请注册。这种申请方式要求申请人必须在中国取得商标注册后，将注册证复印件提交给美国专利商标局，才能在美国取得注册(第44款d）。
  4. 中国是马德里议定书成员国，申请人还可以申请马德里商标国际注册延伸到美国（第66款）。

在后两种申请方式中，申请人不需要提交商标使用证据就可以获得在美国的商标注册。但是，这两种申请注册方式也有打算使用的要求。如果没有使用的真实意图，有可能被他人提出异议或者撤销。并且，如果商标注册后三年内没有使用，则在美国的商标注册可能被视为放弃，被他人申请撤销。

因此，对于中国的申请人来说，如果商标已经在美国实际使用，那么最好采用方式一，使得在先使用的权利得到固定。如果尚没有使用，则采用第三和第四种方式可以避免在取得注册前被要求提交使用证据，因此更方便一些。但是一定要尽可能早地使用，以免商标被基于缺乏真实使用意图被他人挑战。

三、注册后对商标的使用和维护

根据美国商标法即兰汉姆法，商标注册后如果连续3年没有使用，将被视为放弃。任何人可以申请撤销该商标。因此，应当尽可能早地开始使用商标。

此外，美国商标法要求，为维持商标注册，在商标注册后第5到第6年间，商标注册人必须根据兰汉姆法第8款向美国专利商标局提交使用声明书并附上使用证据。如果商标在过去的5年中持续使用，并且没有未结的商标权属纠纷，则申请人可以同时提交第15款的不可撤销声明书。如果同时提交了第15款的不可撤销声明书，则商标注册将不会被他人基于通用名称、功能性、放弃、通过欺诈取得注册以外的原因申请撤销。

商标注册的有效期为10年，期满前，即注册后第9到第10年间办理续展申请时，也必须同时提交第8款使用声明书并附上商标实际使用的标签。以后每10年办理续展时都需要提交该使用声明书并附上实用标签。

四、注意商标使用的方式

（一）商业中的使用

根据兰汉姆法第45款规定，商标法所称的使用是商业中的商标使用，是正常贸易渠道中的真实使用，而不仅仅是为了保留商标权力的目而进行的使用。

商品商标在商业中的实际使用，要求（1）该商标使用在商品、或其容器或相关的展示上、或标签、价签、或者，如果商品的特点使得这种标识方式不可行，可以使用在与商品或其销售相关的文书上；并且（2）商品在商业中销售或运输。商品商标必须要在商品上实际使用，仅仅有广告不能证明在商业中的实际使用。此外，商品必须销售到零售环节，内部的使用是不行的。

服务商标的使用，要求商标在服务销售或广告中使用或展示，并且该服务在商业中实际提供，或者该服务在美国的两个或以上的州使用或者在美国与其他国家的贸易中提供。广告可以证明服务商标的使用。

美国国会于1989年修改LANHAM法时，明确了使用是"正常贸易渠道中的使用，而不是单纯为了保留商标权力的使用"。"象征性使用（TOKEN USE）"即通过虚构的使用来应对美国专利商标局对商标使用的要求是不可以的。例如宝洁公司设计了一个"小品牌"计划，将几百个实际上并不销售的商品上的商标纳入这个计划，把这些商标贴在对应的商品上进行跨州销售，但是并不对这些销售作广告，也不将这些销售与"小品牌"计划外的商品销售一起统计，甚至销售人员也不知晓这些商标。这项计划使得宝洁公司在开发新产品时有了商标储备，但是事实上，当新产品出现时，宝洁公司极少从"小品牌"计划里的商标中挑选商标使用。虽然可能不是有意的，但是这种做法的结果是使竞争者无法在相关商品上使用这些商标。因此，尽管存在大量象征性使用的现象，第二巡回法庭支持了纽约地方法院LEVAL法官的观点，即宝洁公司的小品牌计划不能形成任何商标权力。（4）

（二）打算使用

考虑到产品开发的时间较长，成本较高，如果等商品要实际销售了再申请商标有可能出现在这个期间已经被他人在先申请的情况。针对这种情况，1988年的商标法修改将商标申请的基础增加了"打算使用"，允许申请人在商标实际使用前就可以提交注册申请。打算使用(intent to use)要求是有打算在商业中使用的真实（bona fide）意图。

缺少使用的真实意图是挑战一个商标注册申请的法定理由。如果缺少使用的真实意图，则商标将不会予以注册，如果获得注册，也可能被撤销。

在"iWatch"商标异议案中（5），M.Z. Berger & Co., Inc. (Berger)是一家从事钟表等商品生产、进口、销售的厂家，2007年7月5日向美国专利商标局（USPTO）申请注册"iWatch"商标，申请的基础是打算使用，也提交了打算使用声明书。商标通过审查并公告，Swatch AG (Swatch)提出了异议，理由是被异议商标与其商标构成近似，并且Berger在提交商标申请时缺乏在商业中使用该商标的真实意图。美国商标复审委员会（TTAB）最终认定，虽然Berger的证据分开来看可以证明"意图"但是，所有情况综合来看，缺少书面证据（仅有商标申请的有关证据、没有开发相关申请产品的证据）、关于商标是为申请还是商业目的而设计的证人证言互相冲突等证明Berger缺少打算在商业中使用该商标的真实意图，因此，申请不符合商标法的规定，异议成立，申请商标不予注册。Berger提起诉讼，美国联邦巡回上诉法院支持了TTAB的决定。

虽然法律没有明确"bona fide"的含义，但是文字的字面意思本身清楚表明申请人的意图必须能够显示申请人善意情况下的真实意图，因此，需要有客观证据证明申请人在提交申请时具有真实使用意图而不仅仅是主观的信念。虽然证据的门槛不高，但是，有关情况必须能够显示申请人的使用意图是确定的，不能仅仅是保留商标权力的意图。

一般来说，在单方案件中，申请人宣誓的真实使用意图声明书就可以作为善意的充分证据，USPTO一般不会在单方案件中调查这个问题，除非有记录的证据清楚地显示申请人没有在商业中使用商标的真实意图。但是如果涉及到双方案件，就需要调查相关的问题了。

（三）注册标记的使用

商标注册后，最好使用注册标记，如"R"标记，或者"Registered in U.S Patent Office"或"U.S. Pat. Off."（意思是已在美国专利商标局注册）。使用这些标记向公众表明商标的所有权已经得到确认。使用注册标记对于那些可能会被认为具有描述性、或者通用名称、或者仅仅修饰性的商标尤为重要，能够避免被他人任意使用，导致最终丧失商标权利。

综上，我国的申请人了解美国商标法对使用的要求非常重要。了解了相关规定和要求，能够及时决定申请注册，正确选择申请方式，使商标顺利获得注册；按照要求及时提交有关文件以维持商标的注册；注意使用的方式，满足商标法的有关要求，从而使商标获得正确的充分的保护。

引用及备注：

1 Aktieselskabet AF v. Fame Jeans Inc., 525 F.3d 8, United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, decided on April 29, 2008

2 Person's Co. v. Christman, 900 F.2d 1565, United States Court of Appeals for the Federal Circuit，decided on April 13, 1990

3 U.S. TRADEMARK LAW, FEDERAL STATUTES, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trademark_rules_statutes_2013-11-25.pdf

4 PROCTER & GAMBLE V. JOHNSON & JOHNSON, 485 F. SUPP. 1185，United States District Court, S. D. New York，decided on Dec. 28, 1979. Supplemental Findings Jan. 22, 1980.

5 M.Z. Berger & Co. v. Swatch AG, 787 F.3d 1368, United States Court of Appeals for the Federal Circuit, decided on June 4, 2015.

Originally published 29 April, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.