2023年11月10日，浦东新区人民法院发布了服务保障上海自贸试验区建设十周年知识产权司法保护状况和典型案例（50个）。其中，第22号案例是原告某贸易公司诉被告某巴伦公司等不正当竞争纠纷案，涉及具有一定影响的商品装潢与注册商标的权利冲突纠纷的司法判定。该案是一起典型的被诉人以注册商标之名行侵权之实的案件，被诉人行为造成市场大量混淆，判赔1000万元亦为浦东法院同类涉外案件的最高判赔金额，因此，浦东法院在作出一审判决后即获得公众的热议和肯定，一度冲上微博热搜。同时，该案涉及规范使用注册商标是否侵害在先"有一定影响的商品装潢"权益，"位置元素+注册商标"类标识能否作为商品装潢进行保护，请求权竞合等法律问题，对类案的处理具有借鉴意义。现经二审和再审，该案已尘埃落定，作为原告代理人，笔者借浦东法院回顾经典之际，就该案的争议焦点、诉讼策略和典型意义进行总结和分析，以期为更好地理解和处理注册商标与其他商业标识权利冲突纠纷提供借鉴。
【案件背景：权利人困局】
本案原告运动鞋在二十世纪八十年代末进入中国，其运动鞋侧面中央位置统一使用大写粗体的"N"字母而被消费者所熟知。原告的运动鞋进入中国后，由于"N"字母本身显著性较弱，原告无法快速在中国就"N"标识成功注册商标，而面临大量仿冒问题。侵权人的仿冒套路如出一辙，即通过申请注册各式各样的"N"图形商标，在实际使用中却不规范使用其图形商标，通过弱化商标中的图形部分，从而使商标的整体形象为大写字母"N"，而与原告运动鞋上的大写N字母相同或近似，令消费者难以分辨，大量仿冒产品在市场上大行其道，鱼龙混杂，不仅对权利人造成了不可估量的损失，也破坏了正常的市场竞争秩序。对于此类仿冒行为，由于侵权人有"注册商标"傍身，原告维权困难重重。
本案被告某巴伦公司及其关联公司（以下统称"某巴伦公司"）是此类侵权行为的鼻祖，规模巨大且侵权历史最为悠久。某巴伦公司早在2004年就开始仿冒原告商品，即在运动鞋侧面中央位置使用大写粗体的"N"字母，并申请注册"
"商标。对于某巴伦公司在运动鞋侧面中央位置使用大写粗体的"N"字母之一行为，由于其使用的"N"字母区别于其注册商标""，不涉及权利冲突问题，对该行为，人民法院在前案中均判定为不正当竞争行为。然而，由于判赔较少，且被告关联公司在人民法院判决生效后立即通过其实际控制的另外一家公司继续侵权，逃避司法判决的执行，从而导致前案的诉讼效果不佳。
尤其是，被告的""商标于2008年被核准注册后，被告在全国各地开设大量专卖店销售运动鞋侧面中央位置使用""的运动鞋，造成大量市场混淆。与此同时，被告为其侵权行为披上"规范使用合法注册商标"的伪装外衣据以抗辩，而且，此种抗辩模式快速为其他仿冒者争相效仿，导致原告维权更为举步维艰。
【诉讼策略：破局】
除了解决规范使用注册商标行为的可归责性问题这一"卡脖子"问题，如何有效遏制被告侵权也是我们制定诉讼策略的重点之一。2016年，我们接受原告委托，在充分论证了诉讼可行性并全面取证后，针对被告提起千万高额赔偿民事诉讼，通过让侵权人赔付相当的侵权成本以提高司法裁决的威慑力。
同时，为了减少相关行政裁决对本案的不利影响，我们厘清了不同裁决中的相同疑难点，在相关并行行政诉讼中积极上诉和举证并最终胜诉，从而实现本案判决与他案行政裁决的辩证统一。
【争议焦点和难点】
使用注册商标行为的可归责性
由于各类知识产权类型取得路径和方式不同，在司法实践中存在大量权利冲突案件。就商标而言，普遍存在的是商标之间的权利冲突以及商标与其他商业标识之间的权利冲突。本文将结合法律规定、司法动态以及上述案例就使用注册商标行为的可归责性予以探讨。
1、商标与商标之间的权利冲突
侵权诉讼中发生权利冲突时，我国法律规定的各类型知识产权冲突的解决程序并不统一。对于专利权冲突和著作权冲突，法院可以在侵权案件中直接就被告据以抗辩的专利权或著作权进行审查，而不会导致无法立案或被裁定驳回起诉。而在商标权利冲突中，则是采用了"行政确权在先+部分例外"的程序处理原则，即，法院不受理普通商标之间的权利冲突纠纷，当事人只能通过行政确认程序予以解决，而对于不规范使用注册商标行为以及侵害驰名商标权的行为则予以例外。之所以出现这样的差异化现象，主要是考虑到商标注册制度的特性，民事和行政程序分别处理可能会导致大量裁决不统一，以及法官的工作量等问题。然后，继续采用当前的程序，也存在众多弊端，比如冗长的行政程度导致长时间无法判定是否侵权，原被告均会处于长时间的不确定状态，无法就其经营做出正确判断和选择，从而遭受更大的经济损失。
（1）对不规范使用注册商标行为，使用人不能以注册商标专用权作为抗辩理由
在司法实践中，就不规范使用注册商标的行为，使用人不能依据其所有或被许可使用的注册商标进行有效抗辩，已经是通识。这里的"不规范使用"，既包括超过核定商品或服务范围进行使用，也包括以改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等或者以拆分、组合等形式不规范使用注册商标，导致注册商标的主要部分和显著特征发生变化。简而言之，被告不规范使用注册商标的行为，实际已经不属于使用注册商标，自然不能以相应的注册商标专用权予以抗辩。具体的法律依据为《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款"原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标，与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当受理。"
比如，某巴伦公司在运动鞋上使用"
"商标的行为，就不能依据其注册商标
""予以有效抗辩。
（2）规范使用注册商标的行为可能侵害在先驰名商标权
《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条规定："被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定，复制、摹仿或者翻译原告驰名商标，构成侵犯商标权的，人民法院应当根据原告的请求，依法判决禁止被告使用该商标，但被告的注册商标有下列情形之一的，人民法院对原告的请求不予支持：（一）已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的；（二）被告提出注册申请时，原告的商标并不驰名的。"
由上述规定可知，我国对驰名商标的强保护除了实体上的更大保护范围，还体现在给予更多的救济途径上。当普通注册商标与驰名商标之间产生权利冲突时，驰名商标的权利人无需向有关行政主管机关申请解决，而是可以直接判决禁止被告使用其注册商标，但是，对于被告的注册商标自商标注册之日起已经超过五年的情形，驰名商标权利人需举证证明被告在申请注册该商标时具有恶意，否则无法适用上述规定。
2、注册商标与其他商业标识的权利冲突
注册商标与其他商业标识（包括企业名称权、商品包装装潢、商品名称、域名等）由于两种权利或权益取得路径不同，但又皆能发挥识别商品来源或商业主体的功能，不可避免会产生权利冲突纠纷。比如，注册商标专用权系经过行政授权程序取得；"有一定影响的商品装潢"系法律因承认其事实上的存在而给予保护的民事权益。注册商标如与商品装潢主体或显著部分相同或近似，容易发生混淆，从而产生纠纷。对于此类民事纠纷，人民法院能否受理，最高人民法院在《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》司法解释第一条中规定，"原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼，符合民事诉讼法第一百零八条规定的，人民法院应当受理。"虽然"有一定影响的商品装潢"并没有被明确列入该规定，但是其与"企业名称权"同为《反不正当竞争法》第六条保护的商业标识，应当被认为属于符合该规定的"在先权利"。该司法解释虽然解决了此类纠纷的程序问题，但在实体上，目前中国法律却仅就注册商标与企业名称权利冲突做出了明确规定，即，《商标法》第五十八条"将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，误导公众，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。"
在司法实践中，较少案例涉及就规范使用注册商标的行为主张在先商业标识相关权益。与此同时，却有大量的以在先注册商标与在后商业标识（比如企业名称）的权利冲突案件。而且，由于理论界存在《商标法》与《反不正当竞争法》为特殊法与一般法的关系，以及《反不正当竞争法》是《商标法》的补充法等观点，导致不少法律工作者持有"注册商标"权优于其他商业标识相关权益的观点，事实上这并不具有法律基础。因此，在司法实践中，此类纠纷如何司法处理，存在较多争议。
本案的典型意义在于明确了使用与他人有一定影响装潢的商品装潢相同或近似的商业标识，误导公众的，构成不正当竞争行为的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理，被控侵权行为是否为注册商标的使用行为，不构成不正当竟争案件的抗辩事由。
对该司法处理，理论界也有一些不同声音，认为这种司法判定一定程度上破坏了商标注册制度的稳定性。实际上，这个担忧是没有必要的。在商标法的施行过程中，商标恶意抢注和恶意使用频发，这一直是中国商标注册制度最受人诟病的现象之一，同时也严重扰乱了市场经济秩序，破坏了营商环境。基于此，就出现了以民事判决方式制止不具有合法性基础的注册商标使用行为的现实需求。民事判决实质上系对商标权利的限制, 而非商标权的消灭。民事判决的效力范围与商标无效、撤销程序以及后续的行政判决的效力范围存在根本区别。当注册商标因违反禁止注册的事由以及构成依法应予无效或撤销的情形时, 行政判决的效力及于商标能够被注册以及申请人能否获得注册商标专用权；而当注册商标侵害他人在先权益或者在行使其商标权利时存在权利滥用行为时，民事判决效力仅及于其权利滥用范围或侵害他人合法权益的范围。因此，通过民事判决对注册商标权利范围进行相对性的限缩，与商标注册制度本身并不冲突，也与通过商标无效、撤销程序消灭商标权的制度存在本质上的区别。比如在本案中，法院判令某巴伦公司不得在其运动鞋使用与N字母装潢近似的装潢，禁止的是某巴伦公司注册商标的一种使用方式，只是对其使用权的限缩，并非消灭。
二、权利冲突案件的裁判思路
在司法实践中，对于处理知识产权权利冲突案件，法院普遍遵循保护在先权利、维护公平竞争和诚实信用原则。在本案中，浦东法院亦指出，在解决两者冲突的问题上，应秉持诚实信用的基本原则。判断市场经营者是否诚实信用，应遵循两项规则: 一是保护在先权益，二是防止市场混淆。被告的标识使用行为是否构成不正当竞争，除以上两点因素需要考虑之外，还可结合被告的主观程度进行判断。
我们在诉讼准备中预见了这个审理思路，但是在如何论证原告的案涉商品装潢为在先权益，以及被告是否违反诚实信用原则等方面仍然存在难点。我们通过制定和实行"民事诉讼+行政诉讼"组合拳策略，最后成功胜诉。
关于"保护在先权益"原则，由于北京法院在部分商标确认案中认定原告证据不足以证明其商品在2004年被告申请注册其商标前构成知名商品。对此，我们一方面在民事诉讼中积极举证，证明原告证据足以证明涉案商品装潢在2004年前已经具有一定影响。同时，我们向法院强调商品装潢的知名度具有动态性和被动认定性。本案中，原告提交的证据已经远远超出了北京行政案的证据范围和数量，在此情况下，应根据原告证据重新认定，而不能直接沿用北京案认定结果。另一方面，我们在并行的行政诉讼中积极上诉和举证，在终审和再审中，北京高院和最高院均认为原告的"N"商品装潢在2004年前已在中国有一定影响，应受法律保护。从而实现了本案判决与他案行政裁决的辩证统一。
关于"防止市场混淆"或者"维护公平竞争"原则，我们除了论证混淆可能性问题，搜集了大量证据证明消费者发生了实际混淆，且被告有刻意制造混淆的故意。在此问题上，被告提出其注册商标已经使用多年，已经形成比较稳定的市场格局，如果禁止使用其注册商标，将显失公平。对此，我们提出，被告所谓的市场格局是建立于侵害他人在先合法权益且大量消费者误认误购的基础上，系其从事不竞争行为获得的非法收益或者竞争优势，遵循"任何人不得从自己的违法行为中获利"这一法谚精神，不应当受到法律保护。
针对"违反诚实信用原则"这一点，在本案中，被告的一个核心抗辩即为其基于对商标制度的信赖，其行为系合法使用其注册商标，不具有侵权主观故意。对此，我们详细梳理了被告及其关联公司与原告之间十余年的纠纷历史，向法院证明，在前案中，原告就"N"商品装潢享有的权利已经被确认形成于2004年8月之前，被告理应明知并应当予以合理避让，但其仍在2013年从其关联公司受让相关商标，且商标使用方式与原告相同，存在明显的侵权恶意。
三、"注册商标 +位置元素"类商品装潢的司法认定
装潢是为识别与美化商品而在商品或者其包装上附加的文字、图案、色彩及其排列组合。就商标与装潢的关系而言，既可以将商标作为包装装潢的组成要素，也可以将商标排除在包装装潢的组成要素之外。如果将商标标识作为包装装潢的一个组成部分，即商标与包装装潢已经融为一体，则应将包括该商标标识在内的包装装潢作为一个整体而受到法律的保护。
在该案中，原告主张的商品装潢较为特殊，为"在运动鞋侧面中央位置使用大写粗体N字母"，区别于一般的由文字、图案、色彩排列组合而成的商品装潢。案涉商品装潢，除了"N"字母商标外，还有一个"运动鞋侧面中央位置"这一位置元素。被告的一个抗辩理由是，在运动鞋两侧中央位置使用商标为行业内惯常用法，原告运动鞋侧面使用"N"字母这一商品装潢实则系对"N"注册商标的使用,原告的"N"商品装潢并不具有特有性。然而，被告的这个抗辩理由貌似有理，实际上系对商品装潢的"特有性"的错误理解而得出，并站不住脚。
根据《最高法审理不正当竞争案件的司法解释》第二条的规定："具有区别商品来源的显著特征的商品的名称、包装、装潢，应当认定为反不正当竞争法第五条第（二）项规定的"特有名称、包装、装潢"。《最高人民法院知识产权案件年度报告(2013年)》进一步指出，知名商品的名称、包装和装潢的特有性是指该商品名称、包装和装潢能够起到区别商品来源的作用，而不是指该商品名称、包装和装潢具有新颖性或者独创性，即使商品名称、包装和装潢不具有新颖性或者独创性，也不意味着其必然不具有特有性。因此，被告关于在鞋两侧中央位置使用商标为惯常用法，从而否定涉案装潢的特有性之主张，并没有法律依据。相反，在有证据证明原告通过在运动鞋侧面中央位置长期同一使用大写粗体N字母标识，已经具备识别性的情况下，应当认定案涉装潢为有一定影响的商品装潢。
除了浦东法院，多个法院在其他案件中均认可了案涉装潢可作为有一定影响的商品装潢进行保护。
四、有一定影响商品装潢和注册商标的请求权竞合问题
理论界对于《商标法》与《反不正当竞争法》之间是什么关系，有各家各说，补充说和并行说各有千秋。在本案中，被告的一个核心抗辩就是，《商标法》与《反不正当竞争法》是一般法与特殊法之间的关系，原告在其大写粗体"N"字母被核准注册商标后，按照特殊法优于一般法原则，本案应按照注册商标之间的纠纷进行处理。
对此，我们在策略上绕开了各种关系说，而是提出知名商品特有装潢（有一定影响的商品装潢）权益与注册商标权之间系相互独立且可以并存的关系，并非"非此即彼、吸收替代"的关系，可以分别或共同作为提起侵权诉讼的请求权基础。因此，案涉"N"注册商标权和"N"商品装潢权可以并存，本身并不竞合，只可能发生请求权竞合。而且，在先"N"商品装潢权益如因在后"N"注册商标权的产生而消亡或被吸收，就会出现因取得注册商标权而原有权益被限缩的情形，明显违背了保护在先权利原则。
最后，浦东法院认为，在被诉行为可能同时构成商标侵权及不正当竞争时，属于请求权竞合。在涉及请求权竞合的案件中，权利人可以明确择一法律关系对涉案行为进行主张。因此，原告可以通过《反不正当竞争法》保护其在先的有一定影响的商品装潢权益。
简言之，本案是一起典型的不同商业标识权利冲突案件，且案发时正值侵权人滥用其抢注的注册商标之行为盛行之时，浦东法院明辨事实真相及审理精要，对案涉的多个法律问题展开深入阐述和厘清，最终正本清源，进一步明确了规范使用注册商标的可归责性、权利冲突案件的审判思路，厘清了包含有注册商标的有一定影响的商品装潢与注册商标之间的关系以及请求权竞合问题，对类案有一定的示范和借鉴作用。
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