浅谈专利优先审查

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Kangxin
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《专利优先审查管理办法》...
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一、简介

《专利优先审查管理办法》是为了促进产业结构优化升级、推进国家知识产权战略实施和知识产权强国建设、服务创新驱动发展、完善专利审查程序而制定的法规,经国家知识产权局局务会审议通过,自2017年8月1日起施行。 专利优先审查与PPH(专利审查高速路)和专利预审一起构成了在我国现行的用于加快专利审查过程的常见手段。这些加快手段各有特点且各有优势,专利申请人可以根据实际需要进行适当的选择。本文将主要阐述关于 专利优先审查的一些要点。

二、专利优先审查的 客体及常见所基于的理由

进入实质审查阶段的 发明专利申请、提交后的实用新型和外观设计专利申请、处于复审和无效宣告阶段的发明、实用新型和外观设计专利申请可以适用于专利优先审查。

根据工作实践,当前所提出的优先审查大多还是针对处于申请阶段的发明、实用新型和外观设计专利申请所做出的,以便尽可能早地得到审查和授权。对于处于申请阶段的 专利申请,需要满足以下条件中的至少一项才可以提出优先审查:

(1)涉及节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车、智能制造国家重点发展产业;

(2)涉及各省级和设区的市级人民政府重点鼓励的产业;

(3)涉及互联网、大数据、云计算等领域且技术或者产品更新速度快;

(4)专利申请人或者复审请求人已经做好实施准备或者已经开始实施,或者有证据证明他人正在实施其发明创造;

(5)就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请;

(6)其他对国家利益或者公共利益具有重大意义需要优先审查。在实际工作中,最常见的申请理由是第(1)和第(4)项,而其中第(1)项所涵盖的范围最广且适用性最强,而且实际上与第(2)项、第(3)项和第(6)项的情形还存在一定的交叉。

三、需要准备的文件类型

在提出优先审查请求时,需要提交《优先审查请求书》以及《证明文件说明》和相关 证明文件,前两者能够从国家知识产权局官方网站上下载得到相应模板,并且在各个模板的尾页详细说明了填写要求以及证明文件的准备要求,在此不再进行赘述。

举例来说,当以上述第(1)项理由提出优先审查时,需要按照规定的格式正确填写《优先审查请求书》和《证明文件说明》,在《证明文件说明》中需明确指出本申请的领域与《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中列出的哪个领域对应(应当具体说明该领域所在位置)而无需提交证明文件。

当以上述第(4)项理由提出优先审查时,需要按照规定的格式正确填写《优先审查请求书》和《证明文件说明》,在《证明文件说明》需明确指出证明文件是什么并同时提交证明文件的扫描件(如果证明文件为外文,则需要提交其中文译文),证明文件可以为原型照片或证明、样本证明、工厂注册证书、产品目录、产品手册(对于本申请已经做好准备或已经开始实施的情况)以及交易或销售证明(对于他人正在实施的情况),这些证明文件在准备时的获取难度也都不大。

除了《优先审查请求书》以及《证明文件说明》和相关证明文件之外,还需要提交申请人的营业执照复印件或个人身份证明复印件、现有技术文件以及相关的缴费证明文件。对于申请人为单位的情况,需要提交申请人营业执照的复印件,外国申请人则仅需要提交营业执照的中文译文;而对于申请人为个人的情况,需要提交个人身份证的复印件,外国申请人则仅需要提交护照的中文译文。现有技术文件是指与本申请相关的现有专利文献或非专利文献,相应的现有技术信息需要适当地填写到《优先审查请求书》中,在提交时仅需要提交现有技术文件的首页即可。此外,对于发明申请,需同时提交进入实质审查通知书的首页以及缴纳实质审查费用收据的复印件;而对于实用新型或外观申请,则需提交缴纳申请费用收据的复印件。

四、答复的时间要求以及可能存在的特殊情况

对于公众所熟知的,普通的发明申请的一通答复期限是4个月,二通及以后每次答复期限是2个月;普通的实用新型和外观申请的每次通知书答复期限都是2个月。然而,在请求优先审查且通过审批的情况下,发明申请的每次通知书的答复期限为2个月,实用新型和外观设计申请的每次通知书的答复期限为15天。可见,在优先审查的情况下,审查意见的答复周期将明显缩短,因此申请人必须充分关注期限要求,确保在规定的时间内研究技术方案并准确答复审查意见,以便申请能够通过优先审查尽快授权。

而且,如上面所提及的,优先审查是要求在发明申请提出实质审查之后或者在实用新型或外观申请提出申请之后提出的,这对于 申请人在相对较晚的时机提出优先审查而审查员在相对较早的时机发出审查意见的申请则会出现一种特殊情况,对于此类审查意见的答复时间应该特别予以关注,否则容易错过答复时机而导致专利申请脱离优先审查过程。举例来说,在申请号为2020220820979的实用新型申请的案件处理过程中,申请人于2021年5月24日提出了优先审查并且在2021年6月15日收到了专利申请予以优先审查通知书,然而,在此优先审查请求过程(从提出请求到予以优先审查共23天)期间,审查员于2021年6月2日发出了第一次审查意见通知书。对于这种在优先审查过程期间发出审查意见的特殊情况而言,对于审查意见答复时限的要求同样必须满足上述规定,也就是说,为了维持专利申请处于优先审查过程,申请人必须在2021年6月17日之前进行答辩,否则将使专利申请脱离优先审查过程而进入常规审查过程。

这样的情况对于申请人而言实际上是存在一定风险的,以上述案例来说,在收到第一次审查意见通知书时本申请实际上并未通过优先审查,换句话说本申请仍处于 常规审查阶段,容易导致申请人以2个月的答复期间为基准准备审查意见的答复,但在2021年6月15日收到专利申请予以优先审查通知书之后,申请人仅有两天时间准备答复,否则将会脱离优先审查过程,这对于代理机构与申请人的沟通及时性及案件更新流程同样提出了很高的要求。由此可见,对于提出优先请求时机较晚的案件来说,应重点关注是否会发生上述特殊情况并及时进行审查意见的答复。

五、总结

综上所述,专利优先审查的适用范围广、文件准备难度低并且能够在较大程度上缩短专利申请的过程,值得 申请人考虑采用。而一旦申请并予以优先审查,则更应注意审查意见的答复时机以免由此脱离优先审查过程。

不过,在此,编者还需要提醒注意的是,针对每一件申请,仅可以以单一理由提出一次优先审查,且是否予以推荐还要视案件的具体技术方案并且由推荐部门自行决定。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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