FTO尽职调查的起源和发展在美国，现在已经形成规范化和体系化的模式及操作。而在中国，随着跨国投资人购买中国企业的技术或股权，也就逐渐将FTO尽职调查带到了国内。
目前，跨国公司或国内大型企业在推出一项新的技术或产品前，通常会对同行业的企业进行技术调查，并委托律师事务所或者其他专业的机构出具FTO尽职调查报告，旨在评估新技术或产品是否会侵犯第三方的知识产权。
一
FTO尽职调查的作用和时机
在美国，企业要求 知识产权律师出具FTO尽职调查报告的主要目的是避免被法院认定为故意侵权（Willful Infringement）。若被认定为故意侵权，则侵权人恐将承担高额度的赔偿责任。若企业能够提供律师对企业所使用技术出具的不会侵犯他人专利权的FTO尽职调查报告，则可作为用以证明企业不构成故意侵权的证据。
在中国知识产权司法审判中，虽然法律未对故意侵权作出明确规定，但侵权人是否构成故意侵权仍是法院裁量时的一个重要考量因素。若FTO尽职调查报告的评价结果显示被调查的技术不构成对其他专利权的侵犯，则即使最终被认定为侵犯专利权，法院也会在认定赔偿额度时作出较低的裁决。由此看来，FTO尽职调查有助于企业减少经济损失，为企业带来商业价值。
通常来讲，企业从技术研发到产品投入生产需要一个漫长的过程，在技术研发初期进行FTO尽职调查，可以避免企业研发方向发生偏差，但是不能覆盖出具FTO尽职调查报告后产生的新专利技术。若在产品推向市场前进行FTO尽职调查，虽然可以涵盖目前已有的全部在先专利，但是FTO尽职调查报告一旦出现不利的评价结果，会对企业产生严重影响，企业将承担巨大的风险。
因此，企业选择开展FTO尽职调查的时间点就尤为重要，现在优选的方法是在技术研发初期进行FTO尽职调查，并在研发过程中不断进行更新，调查过程贯穿研发全过程。
二
FTO尽职调查的具体内容
FTO尽职调查的核心内容是对已授权的专利文献和已公开的专利申请进行检索，仔细将企业欲实施的技术与其相对比，评估企业技术是否落入专利或专利申请的保护范围。
调查后所形成的FTO尽职调查报告是一种法律意见书，主要内容包括技术说明、检索方法、检索结果、对比分析、评估结果和免责声明等几个部分。
做好 FTO尽职调查不但要求对专利文献进行细致和全面的检索，还要求对专利是否侵权进行深入、透彻和专业的分析。对企业欲实施的技术与风险专利进行比对分析的过程，与在专利侵权诉讼中进行的常规侵权比对分析过程并无实质性差别。
因此，在专利侵权判定中应用的全面覆盖原则和等同判定原则都适用于FTO尽职调查。
在欧美，FTO尽职调查通常由专业的专利检索机构或专利代理机构完成。而在中国，FTO尽职调查的在先专利检索工作可以由经验丰富的专利检索工程师来完成，对调查技术和在先专利进行比对分析的评估工作可以由专利咨询师或专利诉讼律师来完成，出具FTO尽职调查报告的机构可以是知识产权咨询机构或知识产权律师事务所。
在FTO尽职调查过程中，除了要评估企业欲实施技术是否存在 侵权风险外，还需要对涉及知识产权的其他事项进行调查。
例如：对发明人和委托企业所签署的雇佣或委托合同关系进行调查，对委托企业针对相关技术与第三方签署的转让和质押合同进行调查，对委托企业的在先专利的有效性和稳定性进行调查，对企业技术在进出口上的合规性进行调查，以及对在地方或区域上的特定法规和政策进行调查等等。
三
FTO尽职调查的后续影响
FTO尽职调查不可能涉及全部侵权情形，只能尽可能涵盖企业侵犯他人 专利权的情形。这就意味着，一份结论为"被调查技术不侵犯他人在先专利权"的FTO尽职调查报告，并不能成为企业实施技术的"护身符"。他人仍有可能对该技术的实施提起专利侵权诉讼。
若FTO尽职调查结果显示，企业被调查的技术有可能侵犯他人的在先专利权，则欲实施该项技术就应在商业策略上作出调整。
所作出的商业调整包括：
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修改欲实施的技术方案，以免落入在先专利权的保护范围；
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等待在先专利权保护期满后，再开发和实施该项技术；
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针对在先专利权提起专利无效宣告程序；
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购买在先专利权人的专利；
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与在先专利权人就许可使用、交叉许可、建立专利联盟等进行协商；
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彻底放弃实施该项技术。
随着中国企业创新能力的不断提升，具有技术研发能力的中国企业吸引着众多的跨国公司前来投资，同时也有越来越多的中国企业走出国门对国外公司进行收购，还有广泛的中国企业通过自主创新来抢占市场主导地位，这些都要进行必要的尽职调查。
可以预见到，在未来的实际情况中，FTO尽职调查会越来越多地出现在交易和技术研发项目中，无疑将扮演着更为重要的角色。
Originally published 9 May, 2020
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