Canada: L'intention est pertinente dans un monde hypothétique : observations sur la nouvelle décision de la Cour fédérale dans l'affaire Adir c. Apotex Inc.

Dans son jugement rendu en date du 28 mars 20181, la juge Gagné donne l'interprétation la plus récente de la jurisprudence de la Cour fédérale sur l'élaboration des principes régissant les produits de substitution non contrefaits dans le cadre de la quantification des dommages en matière de contrefaçon de brevet. Cette décision fait suite au renvoi du dossier par la Cour d'appel fédérale afin qu'une nouvelle décision soit rendue à l'égard de la disponibilité du perindopril non contrefait dans une procédure en restitution des profits. Malgré le fait qu'elle ait accepté que, pendant une partie de la période au cours de laquelle les activités de contrefaçon ont eu lieu, Apotex « aurait pu » s'approvisionner en produits non contrefaits pour la vente au Royaume-Uni et en Australie, la juge Gagné n'a pas accepté qu'Apotex l'« aurait » fait. Apotex avait précédemment été jugée coupable de contrefaçon en fabricant du perindopril au Canada pour approvisionner ces marchés. La juge Gagné a réaffirmé le jugement antérieur du tribunal rendu en faveur des demanderesses pour un montant de l'ordre de 60 M$.

Depuis que la Cour d'appel a énoncé le critère permettant à un contrevenant de se prévaloir de l'argument du produit de substitution non contrefait dans l'arrêt Lovastatine2, le volet « aurait eu » du test s'est avéré particulièrement difficile à satisfaire. Les motifs du tribunal dans l'affaire Perindopril indiquent qu'il s'agit du critère qui est le moins bien établi. En guise de contexte, « aurait pu » concerne la question de savoir s'il était, dans les faits, possible de produire un produit de substitution non contrefait et fait référence aux questions d'approvisionnement, de capacité et de disponibilité. Le critère « aurait eu » est pour sa part plus subjectif et tient compte de la question de savoir si le produit de substitution non contrefait est une option qu'un contrevenant aurait choisie. Comme l'affirme le juge Stratas dans la décision Venlafaxine :

Les deux expressions « aurait eu » et « aurait pu » sont les expressions clés. Les dommages-intérêts compensatoires visent à mettre les demandeurs dans la position où ils auraient été si un tort n'avait pas été commis. Pour le prouver, il faut d'abord démontrer que rien ne les a empêchés d'être dans cette position – c.-à-d., ils auraient pu être dans cette position. Et pour prouver que les demandeurs auraient été dans une position donnée, il faut aussi démontrer que les événements auraient eu lieu de telle sorte qu'ils se retrouvent dans cette position – c.-à-d., qu'ils auraient été dans cette position.3

Étant donné sa nature subjective, le critère « aurait eu » semble soulever une contradiction entre la sanction de la décision de contrevenir et l'évaluation exacte de ses répercussions économiques4. Des autorités du Royaume-Uni appuient la sanction : [TRADUCTION] « [i]l importe en effet que le comportement "illicite" du défendeur donne lieu à indemnisation »5. Conformément à cette autorité, en première instance dans l'affaire Lovastatine, la Cour fédérale a rejeté la notion indiquant que l'auteur d'un délit pouvait excuser son comportement en se fondant sur un produit de substitution non contrefait : « [e]n droit de la responsabilité délictuelle, la question de savoir si le défendeur aurait pu se comporter ou se serait effectivement comporté différemment dans un monde hypothétique où il n'aurait pas eu un comportement fautif ne se pose pas »6. De la même façon, dans l'affaire Cefaclor, le tribunal a rejeté la pertinence des actions hypothétiques d'un défendeur : « le lien de causalité doit être établi en se fondant sur les faits tels qu'ils existaient à l'époque pertinente et non d'après les faits qui auraient pu exister »7.

L'interprétation d'un monde contrefactuel prend cependant en compte depuis longtemps les effets de la concurrence légitime n'entraînant pas de contrefaçon sur les ventes qui auraient autrement été conclues, n'eût été la contrefaçon8. L'élimination de la concurrence n'entraînant pas de contrefaçon, par principe, émanant d'un contrevenant, a été critiquée parce qu'elle crée un paysage économique inexact de ce qui serait arrivé en l'absence de contrefaçon.

Pour la réalisation de l'« indemnisation parfaite » dans l'affaire Lovastatine, la Cour d'appel fédérale a par conséquent jugé que toute la concurrence dans le monde hypothétique est pertinente. Le produit de substitution non contrefait éventuel, que le défendeur ou d'autres concurrents auraient pu vendre, et auraient vendu, « n'eût été » la contrefaçon du brevet et la mesure dans laquelle une concurrence licite aurait réduit les ventes du titulaire du brevet, doivent être examinés9. La juge Dawson s'est fortement appuyée sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Monsanto10, faisant la distinction d'avec d'autres motifs émanant d'autorités et de politiques du Canada et du Royaume-Uni citées par la juge de première instance11. Elle a affirmé que la logique économique devait régir la représentation la plus exacte de ce qui serait arrivé :

[TRADUCTION] Le problème que soulève le calcul des profits perdus sans tenir compte de l'existence de produits de substitution non contrefaits est que [...] le titulaire du brevet s'en tire mieux que s'il n'y avait pas eu contrefaçon. (De la même façon, si l'on ne tient pas compte des produits de substitution non contrefaits lors du calcul des profits du défendeur, celui‑ci se retrouve dans une situation pire que s'il n'y avait pas eu contrefaçon.)12

De la même façon, la Cour d'appel a subséquemment observé dans l'affaire Venlafaxine :

Je conviens que l'affaire Lovastatine portait sur une demande en dommages-intérêts compensatoires pour contrefaçon de brevet, et non pas une demande en dommages-intérêts relevant de l'article 8 du RMBAC. Par contre, dans les deux types de demandes, la mission du juge est la même : apprécier un monde hypothétique où les actions controversées du défendeur n'ont pas eu lieu. Et dans les deux cas, le principe incontournable est le même : le demandeur doit être indemnisé, ni plus et ni moins [...]13

À l'égard de la preuve dans l'affaire Lovastatine, la juge Dawson a conclu qu'Apotex n'aurait ni pu ni eu à vendre des lovastatines non contrefaites. Curieusement, étant donné l'approche ancrée dans la logique économique qu'elle avait adoptée, en rejetant l'argument selon lequel Apotex aurait vendu un composé non contrefait, la juge Dawson a fait référence à un certain nombre de facteurs liés au comportement entrainant contrefaçon et à la connaissance, à l'intention et aux croyances d'Apotex14. Toutefois, dans un monde hypothétique dans lequel il n'y aurait pas de contrefaçon, la question de la pertinence des facteurs relatifs à la contrefaçon se pose. On pourrait soutenir que, en effaçant la contrefaçon du paysage hypothétique, le fait que la contrefaçon était flagrante, en connaissance de cause ou à grande échelle et que les motivations, les croyances et les intentions étaient subjectives, menant à la contrefaçon, n'ont pas leur place dans la construction d'un monde dans lequel un contrevenant n'a jamais effectué de contrefaçon.

Pour revenir à l'affaire Perindopril, le raisonnement de la juge Gagné suggère tout d'abord que le tribunal aurait exclu de son analyse la conduite relative à la contrefaçon de ce qu'Apotex aurait fait dans un monde hypothétique : [TRADUCTION] « [d]ans cette analyse fondée sur un monde hypothétique, il m'est interdit de tenir compte de ce qui s'est passé dans le monde réel à titre d'option (c.-à-d., la contrefaçon par la fabrication au Canada) »15. Fait intéressant, la juge Gagné examine également les motifs de la décision de la Cour d'appel fédérale lors de l'appel de sa décision antérieure dans la procédure Perindopril et donne l'interprétation suivante de l'analyse de la juge Dawson relativement au critère « aurait eu » :

[TRADUCTION] En reliant le volet « aurait eu » de l'analyse du produit de substitution non contrefait à la question de savoir s'il existe des empêchements à l'utilisation d'un produit non contrefait, la décision Perindopril de la CAF semble se désencombrer d'avoir à examiner les intentions du contrevenant, qui était en fait une partie importante de l'analyse du critère « aurait eu » de l'affaire Lovastatine de la CAF. Elle semble également limiter la pertinence juridique des produits de substitution non contrefaits à une logique exclusivement économique. La logique qui sous-tend cette conclusion porterait par conséquent que, dans le cas où un produit non contrefait est viable sur le plan économique, le profit du contrevenant n'est pas attribuable à l'invention en termes de lien de causalité.16

Ces observations semblent reconnaître que tout en invoquant la logique économique dans la réalisation d'une indemnisation parfaite dans Lovastatine, la juge Dawson semble faire fausse route dans son analyse de la preuve de l'intention, laquelle ne serait pas pertinente dans une logique exclusivement économique. La juge Gagné semble interpréter l'appel du dossier Perindopril comme une clarification du critère excluant la preuve de l'intention du volet « aurait eu ». Autrement dit, le tribunal semble affirmer que, malgré ses motifs antérieurs dans l'affaire Lovastatine, les conséquences des motifs de la juge Dawson dans l'appel du dossier Perindopril sont que la preuve de l'intention d'un contrevenant n'est pas pertinente.

La juge Gagné rejette toutefois cette proposition. Pour y arriver, elle fait fi du postulat qui sous-tend le raisonnement de la Cour d'appel portant sur le fait que la question de l'empêchement est liée au volet « aurait eu » : [TRADUCTION] « [t]outefois, à mon humble avis, la notion d'empêchement – en tant qu'obstacle ou barrière – devrait être reliée à l'analyse du critère "aurait pu" et non à celle du critère "aurait eu" »17.

En ayant interprété les motifs de la Cour d'appel dans la décision Perindopril comme interdisant la prise en compte de l'intention d'un contrevenant dans l'analyse du critère « aurait eu », une question se pose toutefois à l'égard de la question de savoir si la juge Gagné pouvait éviter l'application du principe. En fait, il semble qu'un empêchement comme le défaut de viabilité économique relève sans aucun doute de l'analyse du critère « aurait eu » (même si un empêchement comme l'absence de fournisseurs est plutôt une question relevant du critère « aurait pu »). Quoi qu'il en soit, les motifs de la juge Gagné semblent aller à l'encontre de son interprétation de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Perindopril.

Le tribunal cite alors les motifs de la juge Dawson pour rejeter l'argument d'Apotex, selon lequel elle aurait vendu la lovastatine non contrefaite; elle s'est fondée sur la connaissance, les intentions et les croyances d'Apotex relatives à la contrefaçon. La juge Gagné a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « [l]a plupart de ces observations trouvent ici application »18. Elle a ensuite analysé deux décisions récentes de la Cour fédérale19 confirmant selon elle que [TRADUCTION] l'« intention du contrevenant constitue toujours un facteur pertinent à inclure dans l'analyse »20. Elle conclut : [TRADUCTION] « [u]ne complète adhésion au cadre d'analyse du produit de substitution non contrefait exige de tenir compte des intentions, des motivations et des préférences d'une partie contrevenante »21.

Sur les faits, la juge Gagné a conclu qu'Apotex aurait pu avoir recours à des fournisseurs étrangers de perindopril non contrefait pour une partie de la période de contrefaçon, mais elle n'a pas conclu qu'Apotex l'aurait fait : [TRADUCTION] « [j]e suis d'avis que la preuve n'établit pas que malgré le fait qu'il était viable sur le plan économique pour Apotex de ce faire, elle aurait eu recours à au moins un des fabricants non affiliés afin d'obtenir l'ingrédient pharmaceutique actif du perindopril et des comprimés »22.

La conclusion de viabilité économique aurait vraisemblablement satisfait les observations de la juge Gagné à l'égard du critère d'absence d'empêchements de la Cour d'appel. Finalement, la preuve du choix d'Apotex dans un monde réel de néanmoins fabriquer les produits au Canada – la décision qui a mené à la contrefaçon – l'a persuadée qu'Apotex n'aurait pas fait autrement dans un monde hypothétique. [TRADUCTION] « À nouveau, les actions, les motivations et les préférences d'Apotex dans un monde réel sont instructives pour tirer des inférences sur ce qu'elle aurait fait dans un monde hypothétique. »23 En se fondant sur la preuve à l'égard de la préférence d'Apotex de fabriquer le produit dans ses propres installations au Canada, la juge Gagné a conclu : [TRADUCTION] « il est plus probable qu'improbable qu'Apotex n'aurait pas au moins eu recours à un de ces tiers fournisseurs pour produire du perindopril non contrefait ». Elle a rejeté l'argument d'Apotex selon lequel cette dernière aurait eu recours à un produit de substitution non contrefait24.

À première vue, la décision Perindopril fait jurisprudence à l'égard de la proposition selon laquelle les intentions d'une partie contrevenante sont pertinentes dans le cadre de l'analyse du produit de substitution non contrefait. Toutefois, à la lumière de l'interprétation de la juge Gagné contredisant les motifs de la décision Perindopril en appel, on peut sans aucun doute se demander quelle est la force de l'autorité dans un domaine dans lequel le droit est en constante évolution. À l'égard des faits, il est probable que le tribunal serait arrivé à un résultat différent s'il n'avait pas tenu compte de la preuve de la préférence d'Apotex de fabriquer les produits au Canada, c.-à-d. les intentions de la partie contrevenante. Sa conclusion selon laquelle les produits de substitution non contrefaits proposés n'auraient pas été viables sur le plan économique semble satisfaire le critère « aurait eu » dans une perspective exclusivement économique. Il semble que la question de savoir s'il s'agit de l'approche adéquate pour apprécier une « indemnisation parfaite » se prête bien à un examen de la Cour d'appel.

Footnotes

1 Adir c. Apotex Inc, 2018 CF 346 [Perindopril] (en anglais).

2 Apotex Inc c. Merck & Co Inc, 2015 CAF 171 [Lovastatine].

3 Pfizer Canada Inc c. Teva Canada Limited, 2016 CAF 161, au paragraphe 50 [Venlafaxine].

4 J. Lepore, « Non-Infringing Alternatives: Moving Beyond Condemnation to Arrive at Compensation » (2017), 33 CIPR 103.

5 Gerber Gament Technology Inc c Lectra Systems Ltd, [1995] RPC 383, aux pages 403, 405 (Pat Ct).

6 Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2013 CF 751, au paragraphe 54.

7 Eli Lilly and Company c. Apotex Inc, 2014 CF 1254, au paragraphe 31.

8 À titre d'exemple, voir Alliedsignal Inc. c. du Pont Canada Inc. (1998), 78 CPR (3d) 129, aux paragraphes 34, 38 à 40 (CF 1re inst.).

9 Lovastatine, supra note 2, au paragraphe 50.

10 Monsanto Canada Inc c. Schmeiser, 2004 CSC 34 [Monsanto].

11 Ibid., aux paragraphes 51 à 72.

12 Ibid., au paragraphe 60, citant Thomas F. Cotter, Comparative Patent Remedies: A Legal and Economic Analysis, Oxford University Press, New York, 2013, pages 189 et 190.

13 Venlafaxine, supra note 3, au paragraphe 47 [nous soulignons].

14 Ibid., aux paragraphes 90 à 93.

15 Perindopril, supra note 1, au paragraphe 64.

16 Ibid., au paragraphe 68.

17 Ibid., au paragraphe 79.

18 Ibid., au paragraphe 71.

19 Airbus Helicopters, SAS c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2017 CF 170; et AstraZeneca Canada Inc c. Apotex Inc, 2017 CF 726 – il est intéressant de noter que ces deux décisions ont été rendues subséquemment à la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Perindopril et qu'elles y font toutes deux référence.

20 Ibid., au paragraphe 72.

21 Ibid., au paragraphe 78.

22 Ibid., au paragraphe 82.

23 Ibid., au paragraphe 87.

24 Ibid., au paragraphe 92.

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