L'année en droit des brevets a, encore une fois, été passablement chargée. Il y a eu plusieurs modifications ou précisions de la loi, tant dans la jurisprudence que dans des révisions importantes apportées aux règlements subordonnés pris en vertu de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les dessins industriels, lesquels entreront bientôt en vigueur. Voici certains des événements importants de l'année dans le domaine des brevets :

1. La Cour suprême met fin à la doctrine de la « promesse du brevet »

L'événement qui a défrayé les manchettes en droit des brevets au Canada en 2017 a été l'arrêt de la Cour suprême du Canada (CSC) dans l'affaire AstraZeneca1 qui a invalidé la doctrine galvaudée de la « promesse du brevet », selon laquelle le mémoire descriptif du brevet était réputé faire état d'une utilité ou d'une promesse essentielle, que cette promesse ait ou non été explicitement mentionnée et qu'il existe ou non un fondement raisonnable pour déduire qu'une telle promesse existait. Si les revendications n'abordaient pas cette promesse, elles risquaient d'être jugées invalides. En revanche, dans d'autres affaires, notamment Eurocopter2 , les tribunaux ont fait fi de promesses d'utilité exceptionnellement précises et les revendications ont été jugées valides. Comme l'a statué la CSC, il n'y avait aucun fondement en droit pour cette procédure arbitraire et capricieuse. Les commentaires de notre cabinet de la part de Patricia Folkins, de Michael Fenwick et de R. Scott MacKendrick se trouvent dans les articles suivants (en anglais seulement) : Canada's Supreme Court Rules on the Promise of the Patent Doctrine – Promise is Dead et Supreme Court Curtails Inutility Challenges with its AstraZeneca Decision, ainsi que dans un commentaire supplémentaire sur cette cause (également en anglais) et dans un article signé Noel Courage intitulé Canadian drug patent enforcement.

Il est intéressant d'observer que les critiques formulées par la CSC en invalidant la doctrine de la « promesse » semblent également être pertinents en ce qui a trait à la procédure d'examen « problème-solution » préconisée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), procédure qui, dans la même optique, n'a pas de fondement dans la Loi sur les brevets, et qui, à l'instar de la doctrine de la « promesse », fonctionne afin de miner le fondement économique du droit des brevets. Paul Horbal, dans son article intitulé Go your own way, signale que la formation que donne l'OPIC à ses examinateurs semble s'écarter des précédents établis de longue date par la CSC sur l'interprétation des revendications relatives aux brevets.

2. Révision des Règles sur les brevets et projet de nouveau Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

L'OPIC a déployé des efforts considérables afin de réformer les Règles sur les brevets dans le cadre de la mise en Suvre par le Canada du Traité sur le droit des brevets (TDB)3. Parmi les nombreuses modifications apportées aux règles, le délai pour le dépôt d'une requête d'examen sera réduit de cinq à trois ans. Le délai d'ouverture de la phase nationale (DOPN) tardif à concurrence de 42 mois sera désormais conditionnel à l'acceptation discrétionnaire de la part du Commissaire d'une déclaration indiquant que le retard n'était pas intentionnel. L'effet pratique est de mettre fin au DOPN tardif de 42 mois, ou l'on pourrait affirmer que : « 30 mois est le nouveau 42 mois ».

En outre, le délai de réponse aux rapports d'examen sera également réduit, et, dans bien des cas, un demandeur qui souhaite tirer parti des prolongations de délai devra démontrer qu'il a respecté une norme de diligence. L'effet pratique est vraisemblablement une élimination de facto des délais de réponse prolongés.

L'ancienne procédure « d'abandon et de rétablissement » doit subir une modification importante. Désormais, l'OPIC enverra des avis d'abandon et il y aura un délai de deux mois afin de procéder au rétablissement de plein droit. Tout rétablissement demandé dans un délai plus long exigera une preuve de diligence. L'effet pratique est de réduire la durée de rétablissement d'un an à deux mois.

Toutes ces modifications font du Canada un pays moins accueillant pour le dépôt de brevets. Le gouvernement exprime souvent la préoccupation que les dépôts de brevets, et l'innovation au Canada de façon plus générale, accusent du retard par rapport aux activités d'autres pays comparables du G20, tel qu'en fait foi un rapport de l'OMPI4. Dans ce contexte, l'augmentation des fardeaux administratifs afin de décourager les demandeurs de brevets, et le refus de brevets selon des motifs non liés au bien-fondé sur le fond des inventions constitue certainement une démarche étrange dans le but de parvenir à l'objectif recherché par le gouvernement de donner une impulsion à l'innovation au Canada.

Nos commentaires portant sur les nombreuses modifications proposées se trouvent dans les publications suivantes (en anglais seulement) : CIPO Consultation on Proposed Patent Rule Amendments to Implement Amendments to Patent Act – Eight Things You Need to Know, et Proposed New Canadian Patent Rules: Our Detailed Review – Part 1 and Part 2. Les nouvelles règles sont censées entrer en vigueur au printemps 2018. Dans le cadre de l'échéancier chargé de modifications en propriété intellectuelle, l'OPIC a publié un nouveau Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), dont ont discuté Donald Cameron et Michael E. Charles dans leur article intitulé Proposed New Regulations for PM (NOC) Proceedings and CSPs (en anglais seulement).

3. Loi sur les dessins industriels – Règlement sur les dessins industriels

Le règlement pris aux termes de la Loi sur les dessins industriels a été considérablement modifié en raison de l'adhésion du Canada à L'arrangement de la Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels5. Le Règlement, qui devrait entrer en vigueur vers le milieu de 2018, a fait l'objet d'un examen détaillé et de commentaires définitifs. Nos commentaires sur le grand nombre de changements apportés se trouvent aux parties I et II de l'article intitulé Proposed New Industrial Design Regulations: Our Detailed Review (anglais seulement).

4. Propriété intellectuelle et territorialité - Exécution

L'exécution territoriale de droits de brevets n'est pas toujours simple lorsque l'activité attentatoire a lieu au-delà des frontières. Au Canada, la problématique de l'application des droits contre des défendeurs exerçant leurs activités sur Internet a été abordée dans l'arrêt de la CSC dans l'affaire Google c. Equustek Solutions Inc., [2017] 1 R.C.S. 34. Dans cette affaire, la défenderesse, Datalink Technologies Gateway, avait refusé de se conformer à plusieurs ordonnances des tribunaux de la C.-B., et, en fin de compte, avait fui le territoire pour échapper à l'application de la loi. Elle a poursuivi son atteinte aux droits en ayant recours à Internet. Une injonction rendue en C.-B. était peu utile au titulaire des droits si l'auteur de l'atteinte était en mesure d'exploiter son entreprise sur Internet à partir d'un emplacement à l'extérieur du Canada. Google était le fournisseur de services tiers. La Cour a exigé que Google « déliste » le site du contrefacteur. Cet arrêt, qui a été bien accueilli par les titulaires de droits, doit être examiné à la lumière de la décision américaine non contestée rendue ultérieurement dans l'affaire Google LLC v. Equustek Solutions Inc., 2017 WL 5000834 (N.D. Cal. Nov. 2, 2017) qui a accordé une injonction empêchant l'exécution aux États-Unis. Il se peut que d'autres instances soient entamées au Canada. L'affaire fait l'objet d'une discussion par R. Scott MacKendrick et Tamara Winegust dans l'article intitulé The Internet Has No Borders (accessible en anglais seulement).

5. Propriété intellectuelle et territorialité – élection de for

La mise en application d'une clause d'élection de for a été tranchée dans l'arrêt de la CSC dans l'affaire Douez c. Facebook Inc., 2017 CSC 33. La question était de savoir si le demandeur pouvait intenter un recours collectif contre Facebook en vertu de la loi de la C.-B., et ce, en dépit d'une clause d'élection de for prévue dans les « Conditions d'utilisation » unilatéralement imposées par Facebook. La CSC a statué en faveur de la demanderesse de la C.-B. Cette affaire soulève des questions importantes relatives à la capacité des fournisseurs de services Internet d'établir unilatéralement les conditions de service, surtout lorsqu'elles touchent les droits à la vie privée. L'affaire fait l'objet d'une discussion par Catherine Lovrics et Tamara Winegust dans leur article intitulé SCC finds Facebook's Forum Selection Clause is Unenforceable (anglais seulement). Des préoccupations concernant la protection de la vie privée et Internet ont également été examinées par Amanda Branch dans son article intitulé US Repeal of Privacy Rules Causes Concern for US Internet Users – What do the Changes Mean for Canadians (anglais seulement).

6. Propriété intellectuelle et territorialité – épuisement du droit de brevet en raison de ventes à l'étranger

L'exécution territoriale a également été l'une des deux questions en litige abordées par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Impression Products v. Lexmark International6. Dans cette affaire, le défendeur avait refabriqué des cartouches d'encre pour imprimantes, y compris des cartouches d'encre pour imprimantes obtenues à l'extérieur des États-Unis, en vue d'un réapprovisionnement aux États-Unis. Le titulaire du brevet a allégué que ceci était contraire aux modalités selon lesquelles les cartouches d'encre pour imprimantes avaient été fournies. La Cour a statué que les dispositions contractuelles constituaient une restriction au commerce et que la « première vente » avait épuisé le droit de brevet du titulaire. De manière encore plus controversée, la Cour a statué que les premières ventes à l'extérieur du territoire avaient également épuisé le droit de brevet du titulaire aux États-Unis. Compte tenu de la nature territoriale des droits de brevet, comme en discute Ken Bousfield dans son article intitulé U.S Supreme Court on Patent Exhaustion: Impression Products v. Lexmark International, les répercussions économiques de cette décision pourraient donner lieu à des résultats n'étant pas prévus par la Cour. Cette affaire a des incidences pour de nombreuses société canadiennes.

7. Calcul des dommages-intérêts dans des affaires de contrefaçon de brevet – Apotex c. ADIR

Apotex a contrefait le brevet d'ADIR. ADIR a cherché à récupérer les profits réalisés par le contrefacteur. Apotex a demandé à faire réduire les dommages-intérêts payables en alléguant d'abord que les profits devraient être calculés en fonction de la solution de substitution non contrefaisante (SSNC) la plus proche et accessible, étant donné que le contrefacteur n'était responsable que de la partie des profits pour laquelle un lien de causalité pouvait être établi par rapport à la contrefaçon de l'invention revendiquée; et, deuxièmement, qu'elle devrait être en mesure de déduire le montant des honoraires juridiques ne se rapportant pas à la contrefaçon qui avaient été fournis en rapport avec les produits pharmaceutiques. En suivant cette deuxième méthode, les dommages-intérêts d'Apotex auraient été réduits à néant. La CAF était d'accord pour dire que la démarche SSNC était exigée selon les précédents de la CSC7. Toutefois, la CAF n'était pas persuadée par la thèse des services juridiques. L'affaire fait l'objet d'une analyse par Anastassia Trifonova dans son article intitulé The Requirement of Causation in an Accounting of Profits (anglais seulement).

8. Norme de contrôle judiciaire dans les décisions relevant du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) – Pfizer c. Canada

Le 22 juin 2017, la CSC a refusé la demande d'autorisation d'appel de la décision rendue en 2016 par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Pfizer c. Canada. Cette décision portait sur la norme qu'il fallait respecter pour qu'un demandeur puisse obtenir le contrôle judiciaire d'une décision rendue par le ministère de la Santé en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). La nouvelle norme exige que le demandeur montre que l'interprétation du ministre du Règlement était déraisonnable. Cette affaire, et le critère élevé qu'elle impose, sont analysés par Melanie Szweras Adam Bobker et Shuo Xing dans un article intitulé Case Summary of Pfizer v. Canada (anglais seulement).

9. « Accessible au public »

En septembre 2012, la loi intitulée America Invents Act (AIA) a été édictée. L'une des modifications qu'elle a apportées a été d'imposer une interdiction législative de divulgation « [TRADUCTION]... dans le cadre d'une vente, ou par ailleurs si [l'invention] est accessible au public » aux termes de la disposition 35 USC 102(1). Le problème principal que ce libellé était censé régler était celui des ventes secrètes. En vertu de l'ancienne loi, même si l'invention n'avait pas été mise à la disposition du public, une vente non publique effectuée plus d'un an avant la date de dépôt établissait néanmoins une interdiction législative de présenter des revendications relatives à l'objet de la vente secrète. Pour enrayer définitivement le problème des « ventes secrètes », la AIA a établi la norme de « par ailleurs mis à la disposition du public », c.-à-d., seule une activité publique mettrait désormais en branle l'horloge législative. Dans l'affaire Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals, le défendeur cherche à remonter le temps relativement aux modifications apportées par l'AIA. À la grande surprise de tous, le défendeur a eu gain de cause dans son appel à la Court of Appeals pour le Federal Circuit. L'affaire est maintenant examinée par la Cour suprême des États-Unis. Une décision est imminente. L'affaire est analysée par H. Samuel Frost dans son article intitulé Federal Circuit: Helsinn Healthcare v. Teva Pharmaceuticals (en anglais seulement).

10.Revendications de régimes posologiques

L'acceptabilité de revendications de régimes posologiques relativement à des produits pharmaceutiques est un sujet controversé dans les affaires menées de l'OPIC. L'énoncé de pratique PN 2015-01 de l'OPIC rend difficile l'obtention de l'acceptation de ces revendications. Cette question est analysée dans la publication Range in Dosage Regimen Claims Found Not to Invoke Physician's Judgment portant sur la Décision du commissaire no 1418 dans laquelle une revendication de régime posologique a été jugée ne pas relever du jugement d'un médecin, et donc être admissible à titre de brevet. Cette décision a des incidences pour les demandeurs qui demandent la protection de revendications de régimes posologiques pharmaceutiques.

11. Idées abstraites : comment séparer le bon grain de l'ivraie

L'admissibilité au brevet de l'objet censément brevetable a été pendant de nombreuses années un domaine de controverse dans le droit des brevets. Tant le USPTO que l'OPIC se sont efforcés de tirer des enseignements cohérents de la jurisprudence récente, surtout dans le contexte de la non admissibilité au brevet des « idées abstraites ». Comme l'avait prédit le juge Stevens dans l'affaire Bilski8, les « idées abstraites » sont devenues un fourre-tout amorphe ". Dans une tentative d'imposer l'ordre au chaos, le USPTO a élaboré une sommaire et une classification de la jurisprudence américaine jusqu'à la fin 2017 dans la publication Eligibility Quick Reference Sheet Identifying Abstract Ideas (anglais seulement). Il ne s'agit guère de la fin de la saga de l'admissibilité au brevet.

Footnotes

1 AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2017 CSC 36

2 Eurocopter c. Bell Helicopter Textron Canada Limitée, 2012 CF 113; conf. 2013 CAF 219

3 Traité sur le droit des brevets (TDB) http:// www.wipo.int/treaties/fr/ip/plt

4 OMPI : Indicateurs mondiaux relatifs à la propriété intellectuelle – 2017 (accessible en anglais seulement) : http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2017.pdf

5 http://www.wipo.int/hague/fr/

6 581 US 1523 (2017)

7 Monsanto c. Schmeiser, 2004 CSC 34

8 Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010)

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