Brazil: Exame Prioritário De Pedidos De Patentes: INPI Inova E Amplia Participação De Terceiros Interessados

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem, nos últimos meses, atuado de modo a tentar reduzir o gigantesco backlog de exame de pedidos de patentes. Além da já existente Resolução de Exames Prioritários de pedidos de patente de 2013, o INPI divulgou recentemente a criação do Programa de Patentes Verdes e o Projeto Piloto Patent Prosecution Hoghway (PPH), os quais possibilitam que determinados pedidos de patentes – enquadrados em requisitos previamente estabelecidos – sejam examinados de forma antecipada, antes de pedidos de patente mais antigos. O INPI também planeja implementar uma Força Tarefa de redução do backlog de exames de pedidos de patente.

Embora tais medidas sejam, em tese, capazes de reduzir o backlog de exame de pedidos de patente, nota-se que apenas poucos titulares de pedidos de patente serão favorecidos. "Terceiros interessados" que almejam ver um pedido de patente de "outro depositante", normalmente seu concorrente, examinado de forma célere – para que decisões estratégicas de negócio possam ser tomadas com segurança jurídica – não serão comtemplados por estas novas iniciativas do INPI.

Na realidade, a Resolução de Exames Prioritários de pedidos de patente de 2013 previa uma única hipótese na qual um "terceiro interessado" poderia requerer o Exame Prioritário de um pedido de patente de "outro depositante". Para tanto, este "terceiro interessado" deveria comprovar ao INPI que foi acusado, pelo "outro depositante", de estar reproduzindo o objeto do pedido de patente de forma indevida. Considerando apenas esta hipótese, um "terceiro interessado" só poderia agir de forma reativa, requerendo o Exame Prioritário de um pedido de patente de "outro depositante" como matéria de defesa, em situações nas quais seu produto, supostamente infrator, já estaria sendo comercialmente explorado.

Todavia, o INPI, ainda concentrado em reduzir o backlog de exame de pedidos de patentes, publicou uma nova resolução de Exames Prioritários – a Resolução nº 151/2015 – que, além de manter todas as hipóteses previstas na Resolução de 2013, inovou ao adicionar uma nova hipótese segundo a qual um "terceiro interessado", podendo agir de forma ativa e/ou preventiva, passa a ter a prerrogativa de requerer o Exame Prioritário de um pedido de patente de "outro depositante" mesmo sem ter sido acusado de reproduzir indevidamente o objeto deste pedido de patente. De acordo com esta nova hipótese, um "terceiro interessado" pode requerer o Exame Prioritário de um pedido de patente de "outro depositante" desde que o mesmo comprove ao INPI ser ele mesmo o titular de um pedido de patente ou de uma patente concedida de tecnologia conexa (à tecnologia do pedido do patente de "outro depositante"), ou ainda, ser ele mesmo detentor de tecnologia conexa (à tecnologia do pedido do patente de "outro depositante").

Como complemento formal, o "terceiro interessado" necessita ainda, por meio de interposição de petição de subsídios ao exame técnico, demonstrar que o pedido de patente do "outro depositante" é isento de pelo menos um dos requisitos de patenteabilidade.

Esta nova hipótese prevista no inciso III do art. 2º da referida Resolução nº 151/2015 é extremamente interessante pois preenche evidentes lacunas existentes na Resolução de 2013, ampliando o interesse de agir de um "terceiro interessado". Se no passado um "terceiro interessado" poderia agir somente motivado por uma acuação do "outro depositante", agora um "terceiro interessado" pode agir motivado a impedir uma injusta interferência em seu mercado de atuação, ou ainda, motivado a mitigar a insegurança jurídica causada pela existência de pedidos de patente de conteúdo parecido.

Embora esta nova hipótese seja extremamente interessante, é verdade que a letra da mesma é extremamente ampla, dando margem a dúvidas operacionais e possíveis interpretações contrárias às premissas de redução de backlog de exame de pedidos de patentes idealizadas pelo INPI.

A leitura do referente inciso não esclarece, por exemplo, se o pedido de patente de titularidade do "terceiro interessado" necessita ser anterior ou se pode ser posterior ao pedido de patente do "outro depositante" cujo Exame Prioritário é pretendido.

Em uma análise preliminar, o bom funcionamento desta hipótese deveria ser condicionado somente aos "terceiros interessados" titularidades de pedidos de patente (ou patentes concedidas) anteriores ao pedido de patente do "outro depositante" cujo Exame Prioritário é pretendido, afinal, tal situação cronológica justificaria o legítimo interesse de agir do "terceiro interessado", o qual estaria buscando acelerar o indeferimento do pedido de patente do "outro depositante", de modo a afastar a insegurança jurídica causada pela existência de pedidos de patente de conteúdo análogo. O "terceiro interessado" poderia ainda enfatizar seu legítimo interesse de agir arguindo, na obrigatória petição de subsídios ao exame técnico, que o pedido de patente do "outro depositante" é antecipado pelo seu próprio pedido de patente ou patente concedida.

Todavia, a hipótese introduzida pelo inciso III do art. 2º da referida Resolução nº 151/2015 não menciona qualquer marco temporal, possibilitando a um "terceiro interessado", mesmo sendo titular de um pedido de patente posterior, obter êxito no requerimento do Exame Prioritário de um pedido de patente anterior do "outro depositante".

Este cenário possibilita a criação de estratégias obscuras que podem prejudicar os intentos de redução do backlog de exame de pedidos de patentes do INPI. Pode-se observar, por exemplo, o seguinte cenário fictício: O titular (A) de um pedido de patente (B) depositado em 2010, cujo exame deverá ocorrer tão somente em meados de 2018, poderia utilizar um "laranja" (C) para depositar um pedido de patente (D) em 2016 e, posteriormente, atuando como "terceiro interessado", este "laranja" (C) poderia requerer o Exame Prioritário do pedido de patente (B) do titular (A) utilizando como base seu pedido de patente (D).

O texto do inciso III do art. 2º da referida Resolução nº 151/2015, por ser demasiadamente amplo, não oferece qualquer tipo de proteção contra o cenário fictício acima narrado. Nem mesmo a obrigatoriedade da interposição de petição de subsídios do exame técnico anula este cenário fictício, afinal, podem ser utilizados diversos meios e argumentos para demonstrar, com ou sem eficácia, que determinado pedido de patente é, supostamente, isento de pelo menos um dos requisitos de patenteabilidade.

A leitura do mesmo inciso também não esclarece, por exemplo, como um "terceiro interessado" poderia comprovar ao INPI ser detentor de tecnologia conexa à tecnologia do pedido de patente de "outro depositante" cujo Exame Prioritário é pretendido.

Deveria o "terceiro interessado" demonstrar que já faz exploração comercial de objeto análogo ao objeto do pedido de patente de "outro depositante"? Deveria o "terceiro interessado" demonstrar que possui segredo industrial cujo objeto é análogo ao objeto do pedido de patente de "outro depositante"? Deveria o "terceiro interessado" demonstrar ser capaz de licenciar e reproduzir tecnologia de outrem (tecnologia internacional, por exemplo) análoga à tecnologia do pedido de patente de "outro depositante"? Deveria o "terceiro interessado" demonstrar possuir know-how tecnológico e capacidade produtiva referentes à tecnologia do pedido de patente de "outro depositante"?

Embora o INPI mostre constante evolução no que diz respeito às medidas e iniciativas de redução de backlog de exame de pedidos de patentes, é possível verificar que, na prática, ainda existem muitas dúvidas sobre como funcionará a inovadora hipótese prevista no inciso III do art. 2º da referida Resolução nº 151/2015, a qual disciplina as possibilidades de Exame Prioritário no âmbito do INPI.

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