Ce billet, ainsi que les deux qui le suivront, exploreront les différences et les nuances entre trois types de demandes de brevet disponibles aux États-Unis.

Mon adjointe, Maureen, à qui je dois quotidiennement une fière chandelle, ne cesse de m'épater par sa curiosité et son désir de se dépasser. Il y a quelques semaines, elle insistait pour que je prenne le temps de lui expliquer le sens des expressions Continuation et Continuation-in-Part,  utilisées pour identifier deux types de demandes de brevet qui existent, à ma connaissance, seulement aux États-Unis.  Mon premier réflexe était de repousser cette explication à plus tard, comme je l'avais fait auparavant... Finalement, j'ai compris que j'avais devant moi une superbe occasion de ne pas procrastiner! Il s'avère que l'explication pourrait avoir de l'intérêt pour tous ceux qui s'intéressent aux stratégies défensives en brevet. J'ai piqué votre curiosité?

Abordons d'abord le sujet des demandes complémentaires.

La plupart des gens ayant flirté avec le monde des brevets ont déjà croisé une demande de brevet complémentaire. Plusieurs les appellent demandes divisionnaires, ce qui est possiblement un anglicisme provenant de divisional mais je m'égare, surtout que mes confrères et consSurs en France ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Après tout, les termes « complémentaire » et « divisionnaire » évoquent tous deux bien l'objectif de ce type de demande de brevet qui est de revendiquer une partie, ou un complément, des revendications de la demande de brevet initiale.

En fait, la demande de brevet complémentaire est une créature assez commune dans la faune des brevets. Elle est disponible dans de nombreux pays et découle des dispositions de la loi selon lesquelles on ne peut revendiquer qu'une seule invention par brevet.

Il s'agit possiblement, à la source, d'une considération financière du gouvernement. Effectivement, le gouvernement reçoit, pour chaque demande de brevet déposée, une taxe avec laquelle les services d'un examinateur en brevets sont payés. Dans ce contexte, vous comprendrez que les petits futés pourraient avoir envie de payer une seule taxe pour faire examiner plusieurs inventions!

Ainsi, lorsqu'il se retrouve devant un tel petit futé, l'examinateur peut invoquer la loi et demander de diviser la demande de brevet en déposant autant de nouvelles demandes (complémentaires) qu'il y a d'inventions additionnelles. Pour chacune de ces nouvelles demandes, on doit évidemment payer une nouvelle taxe. Le petit futé se sent alors moins futé.

Une autre éventualité est de déposer une demande de brevet complémentaire de façon volontaire. En effet, au Canada et aux États-Unis, il sera habituellement considéré admissible d'y revendiquer une invention qui était initialement décrite dans la demande initiale, même si cette invention n'était pas initialement revendiquée. Cette dernière possibilité peut laisser place à beaucoup d'incertitude lorsque l'on nous demande une opinion sur la liberté de fabrication face à une demande de brevet qui est toujours en instance. Ce dernier point pourrait faire l'objet d'un billet à lui seul, alors passons.

La plupart des agents de brevets que je connais appellent la demande de brevet initiale la « demande de brevet parente ». Adoptons cette terminologie. En règle générale, il faut que les demandes de brevet complémentaires soient déposées avant la délivrance (l'émission du brevet) ou l'abandon de la demande de brevet parente.

La demande complémentaire conserve la date de dépôt (et la date de priorité le cas échéant) de la demande de brevet parente. Plus précisément, nous dirions que la date des revendications de la demande complémentaire est la même que celle de la demande de brevet parente. La date des revendications est importante, car c'est à cette date que s'évaluent les critères de nouveauté et d'inventivité, essentiels à la brevetabilité d'une invention. Si on ne pouvait pas revendiquer la date initiale sur les revendications, il pourrait y avoir un problème de nouveauté ou d'inventivité face à des documents publiés dans l'intervalle.

Nous voilà déjà quelques centaines de mots plus loin, et je n'ai toujours pas abordé le sujet des demandes Continuation et Continuation-in-Part. Est-ce que Maureen, qui a suivi l'explication au complet, vous impressionne vous aussi? Vous trouverez la suite dans les parties 2 et 3 de ce billet qui seront publiées sous peu.

Norton Rose Fulbright Canada LLP

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