2023年6月8日，美国最高法院以一致意见对Jack Daniel's Properties, Inc. v. VIP Products LLC案做出判决，就Rogers 测试在商标领域的适用提供了指引，并驳回了第九巡回上诉法院将Rogers 测试广泛适用于描述性商标的判决。美国最高法院的观点是，当被指控的行为是"将商标作为商标使用"时，美国宪法第一修正案并不要求任何特别的审查，而是应该适用商标法的标准原则。
VIP销售狗玩具，其中许多玩具被设计成滑稽模仿流行的饮料品牌。2014年，VIP推出了"Bad Spaniels"玩具，该玩具使用的是杰克．丹尼尔的著名的田纳西威士忌酒瓶的形状，并模仿了杰克．丹尼尔的标签，但是将其中的"Old No. 7"替换为了"Old No. 2"，将"Tennessee Sour Mash"替换为了"On Your Tennessee Carpet"。在"Bad Spaniels"玩具上市后不久，杰克．丹尼尔公司向VIP公司发出警告函，要求VIP停止销售该玩具。VIP公司则提起了请求宣告不侵权的诉讼，认为其产品既没有侵犯也没有淡化杰克．丹尼尔的商标权。
在地区法院的一审中，VIP辩称其"Bad Spaniels"玩具是一种描述性作品（"expressive work" ），需要根据Rogers v. Grimaldi案确定的要素进行分析。根据Rogers测试，如果原告不能证明对商标的使用"与基本作品没有艺术相关性"或"明确误导了作品的来源或内容"，那么应当驳回商标侵权请求。根据Rogers测试，在商标被用来对抗宪法第一修正案所保护的"描述性元素"时，应加强对商标保护的审查，因而实质上会限缩商标的保护范围。VIP认为，由于杰克．丹尼尔公司不能满足Rogers测试中的任何一条，因此不需要讨论混淆可能性。VIP还认为其对杰克．丹尼尔酒瓶的滑稽模仿是合理使用，并没有淡化杰克．丹尼尔的商标。
地区法院驳回了VIP的主张，认为VIP在其"Bad Spaniels"玩具上采用了杰克．丹尼尔的若干显著特征，VIP试图将杰克．丹尼尔的商标作为其自身产品的来源标识，因此，本案不适用Rogers测试而是应当审查VIP对商标的使用是否有可能造成消费者混淆。地区法院在商标侵权和淡化问题上均支持了杰克．丹尼尔，并发布禁令，要求VIP停止正在进行的销售。
在上诉中，第九巡回上诉法院推翻了地区法院的裁决，认为VIP的"Bad Spaniels"玩具是一种描述性作品，受到美国宪法第一修正案关于言论自由的保护，所以应当适用Rogers测试。关于淡化，上诉法院认为，"Bad Spaniels"玩具实际上没有对杰克．丹尼尔商标进行商业使用。虽然该玩具在商业上销售了，但其模仿是出于幽默言论目的，而不是简单的商业行为。上诉法院因而将案件发回了地区法院。
地区法院随后认为杰克．丹尼尔公司不能满足Rogers测试的任何一个方面，因此做出简易侵权判决，认为VIP对商标的使用不构成侵权。杰克．丹尼尔公司提出上诉，第九巡回法院维持原判。
美国最高法院在再审后认为，Rogers测试"在被控侵权人以《兰哈姆法》最关心的方式，即指示侵权人自己商品来源的方式，使用商标时，并无[任何门槛要求]。"如果采纳第九巡回上诉法院适用Rogers测试的观点，将削弱《兰哈姆法》对注册商标的保护。
美国最高法院发现，从VIP对其玩具的营销和自认等事实，可以认定VIP使用"Bad Spaniels"作为其狗玩具的来源标识。所以，VIP没有任何特别的借口来引用第一修正案。虽然"没有任何门槛测试可以将所有涉及'描述性作品'的案件排除在外"，但"商标的描述性信息，特别是滑稽模仿信息，如VIP所宣称的那样，在评估混淆的可能性时可以适当考虑"。最终，美国最高法院将此案发回下级法院，以确定是否存在混淆。
关于商标淡化，美国最高法院认为，商标法中的合理使用例外只适用于被指控的淡化是"作为指示来源以外的"使用的情况。"当作为指示个人自己的商品或服务的来源而使用时，关于淡化的合理使用排除条款并不适用"，"在这种情况下，任何滑稽模仿、批评或评论都不能拯救被控侵权人。侵权人无论如何都应当承担责任。"
由上述案例可知，当一个商标被用作来源标识时，无论这种使用是否是滑稽模仿、批评或评论，都不适用Rogers测试和《兰哈姆法》的使用例外，此时应当考虑的是混淆可能性。然而，美国最高法院的裁决仍然保留了Rogers测试在其他情形适用的可能性，包括艺术性地使用他人商标或者为批评目的使用他人商标等情形
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.
We operate a free-to-view policy, asking only that you register in order to read all of our content. Please login or register to view the rest of this article.