专利无效宣告程序中专利权人应对篇（八）——形式问题的答复（三）

在本系列第六、七篇中，着重讨论了针对专利法第二十六条第三款说明书公开不充分、第二十六条第四款关于权利要求未以说明书为依据以及权利要求保护范围不清楚的答复策略，本篇将继续讨论针对无效理由中形式问题的其它条款的答复策略。

一、对于专利法第三十三条、专利法实施细则第四十三条第一款（修改超范围、分案超范围）的相关规定

1. 专利法及其实施细则、专利审查指南的规定

《专利法》第三十三条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”

《专利法实施细则》第四十三条第一款规定：“依照本细则第四十二条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。”

以上两个条款均在《专利法实施细则》第六十五条规定的无效理由范围内。面对分案申请，有时候两个法条还会通用。

在无效程序中，权利要求不满足上述两个条款，指的是权利要求在实质审查过程中有过修改/分案，而这些实质审查过程中所做的修改/分案不符合上述两个条款的规定。应注意不要和无效程序中权利要求的修改相混淆。

在本系列文第一篇中提及过，无效程序中，也可以对权利要求进行修改，修改的大前提是应满足专利法第三十三条的规定。但权利要求在无效程序中的修改不满足专利法第三十三条的规定并不是无效理由，出现这种情况时，该修改将不予接受，从而将无效程序的审查基础确定为修改之前的权利要求版本，而不会以无效程序中修改的权利要求为审查基础做出不符合专利法第三十三条的审查决定。

而在实质审查中，如何界定“原说明书和权利要求书记载的范围”，从而判断修改是不是超出了此范围，《专利审查指南》第二部分第八章第5.2.3节给出了解读：“具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和／或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。这里所说的申请内容，是指原说明书（及其附图）和权利要求书记载的内容，不包括任何优先权文件的内容。”

2. 几个要注意的事项

（1）PCT国际申请的修改依据是该申请原始提交的国际申请的权利要求书、说明书和说明书附图（参见《专利审查指南》第三部分第二章第3.3节的规定），即，原始提交的国际申请文件具有法律效力，作为申请文件修改的依据，不应以在中国国家阶段公开的中文文本作为判断修改是否超范围的依据。

【案例一——第29367号无效审查决定】

该案中无效请求人主张涉案专利权利要求修改超范围时，使用了该专利在PCT中国国家阶段公开的文本作为对比依据。合议组依职权调取了该专利的国际申请公布文本，并以此作为判断基础。

（2）分案申请的修改依据是原申请（即，母案申请）申请日提交的说明书、权利要求书和附图。
（3）当说明书中按照《专利审查指南》第二部分第二章第2.2.3节的要求，规范地引证了其它文件时，应认为说明书中记载了引证文件引用部分的内容，这些内容可作为修改的依据。
（4）说明书摘要以及摘要附图不具有法律效力，不能作为修改说明书或者权利要求书的依据。注意，摘要和摘要附图是可以在申请日之后提交的，其内容不属于专利申请原始记载的内容。
（5）实践中，由于无效请求人无法获得原始申请文本，经常使用公开文本作为修改依据。如果原始申请文本和公开文本不一致，需要专利权人一方举证。
（6）申请日提交的以计算机可读介质形式记载的内容也可作为修改依据，此情况可见于核苷酸和/或氨基酸序列表的提交。
（7）说明书附图的绘制仅仅是示意性的，通过测量说明书附图中的比例、尺寸等得到的内容不能作为修改依据。
（8）原申请文件记载的范围中的“范围”是专利法意义上的专用语，和我们日常生活中理解的“范围”含义有着很大不同。比如，按照我们日常生活的理解，一个数值范围必然包含该范围内的所有数值集合，但是在专利法意义上，如果原申请文件记载的数值范围在修改中被缩小，而原申请文件又没有记载缩小后数值范围的端点，可能会导致修改范围的缺陷（可参见《专利审查指南》第二部分第八章5.2.2节的规定）。

【案例二——(2009)高行终字第122号】

该案中，原始申请文件记载的烷基的碳原子个数范围为1-12，没有记载中间的数值，专利权人将权利要求修改为1-6，即使专利权人争辩个数1-12的含义是包括了离散数值1、2、3……12，相当于记载了每一个整数的数值，仍然被无效决定、一审和二审行政判决一致认为不符合专利法第三十三条的规定。当然，该案是早年案例，现在再看可能会对离散数值的范围有所争议。

二、修改超范围的答复策略

从业较早的专利代理师同行可能还记得，在08年前后，专利申请的实质审查程序忽然收紧了对于专利法第三十三条的审查尺度，“直接、毫无疑义”几乎被等价于“数理逻辑上唯一确定”。大批的专利申请因为专利法第三十三条/实施细则第四十三条第一款而被驳回，也有大量的早期授权的专利在无效中栽进了该条款的深坑。在此后的多年中，“直接、毫无疑义”这六个字，曾经深深地印刻在每一位专利代理师的灵魂中，在每一次修改时，都小心翼翼地指出修改依据，反复检查每一处修改是否能够满足“直接、毫无疑义”地从原申请文件得出这样的标准。曾经有那么一段时间，专利法第三十三条忽然就变成了无效理由中最势不可挡的武器。

虽然经过了多年的争论、无数案例的反反复复，如今无效程序的实践已经不同往昔，但我们面对专利法第三十三条的无效理由时，仍需打起精神，认真应对。

如果，实审阶段的修改是经得起绝对推敲的，能够从说明书中找到依据，那么作为专利权人自然不用担心，指出修改依据便好。但如果，修改依据不是特别明确，那么我们可以考虑从一些其它方面进行答复。

第一，在理解专利法第三十三条中的“原说明书和权利要求书记载的范围”时，不要将其机械地理解为“原说明书和权利要求书中存在文字的一致性表述或者通过数理逻辑唯一可得”，而是应站在本领域技术人员的角度理解原说明书和权利要求书的记载内容，在答复中具体地进行分析。而且如果可能，可以主动提交能够证明本领域技术人员的通常理解和共识的证据。

【案例三——(2011)知行字第17号】

该案也即经典案例江苏先声案。在该案中，原始申请文件中记载了某药物中两种成分分别是1mg/kg和30mg/kg，而申请人将权利要求中的相关特征修改成比例关系“1:30”。专利复审委员会认为原始申请文件中记载的仅是具体剂量的组合,不能反映整个比例关系，因此修改超范围。但是再审法院经过对原始说明书进行分析，尤其是计量组合“1mg/kg和30mg/kg”在说明书中明确记载了是在大鼠身上进行试验所使用的剂量，认为对于本领域普通技术人员来说,1mg/kg和30mg/kg表明的是两种成分的比值而非一个固定的药品使用剂量,故本案中应认为1:30的比值关系在说明书已有记载。
该案中，如果从文字或数理逻辑推理来说，修改后的权利要求覆盖了满足1:30的比值关系的所有配方，这样的保护范围是无论如何不能从原始说明书记载的单一计量组合“1mg/kg和30mg/kg”中毫无疑义地推知的，但是从本领域技术人员的角度来说，该比值关系是处于说明书记载的范围内的。

【案例四——第15876号无效审查决定】

权利要求1中的技术特征“具有与无线通信系统要求无关的可变周期的计时器”是在实质审查过程中通过修改得到的。该专利原说明书记载了“在分组数据模式中，将移动站设置在活动模式中预定的活动时间量，并且在此活动模式中，将移动站保持唤醒移动用户可选择的时间”以及“移动站可以返回到DCCH睡眠模式由在活动计时器确定的另一用户可选择的时间量。”无效决定认为，本领域技术人员从前述记载的“活动模式中预定的活动时间量”可知，说明书中记载的“计时器”是具有周期的；同时，由“移动用户可选择的时间”以及“另一用户可选择的时间量”的记载可知，计时器依赖于用户的设置，与无线通信系统要求无关，因此修改不超范围。

在该案中明显可见这样的理念：虽然原始申请文件没有直接的文字记载，但所属领域的技术人员在阅读该申请文件后，基于该领域的基本原理或技术上固有的内在联系，能够确定某技术特征是客观存在的，则该技术特征应当属于所属领域技术人员根据原始说明书和权利要求能够直接、毫无疑义确定的内容。

第二，尝试放松“毫无疑义”标准，站在本领域技术人员的角度来判断，修改的内容是否能够从原申请文件推导出、是否显而易见、修改内容所涵盖的原始申请未明确记载的方案是否本领域技术人员在阅读原始申请后能够容易地联想出来。如果是，那么可以尝试争辩修改不超出原始申请文件记载的范围。

【案例五——第24591号无效审查决定】

在涉案专利的实质审查阶段，申请人将说明书实施例2化合物的名称及结构式中卤素氟的位置由处于环上的5位修改为4位（修改前的5-氟取代为间位，修改后的4-氟取代为对位，结构式略）。无效请求人主张该修改在原始申请文件中没有依据。专利权人主张，该修改为明显错误的更正，能够从说明书中直接、毫无疑义地推知，因为根据说明书的记载，该实施例2化合物是从两种化合物原料（略）的化学反应中获得的，本领域技术人员根据其所掌握的基础理论知识，即“卤素取代基使邻、对位碳原子比间位碳原子具有更多的电子云密度，故得到的产物以邻、对位为主”的知识，能够容易地意识到，此类反应中卤素的存在增大了其邻、对位上基团的反应活性。本案中由于原料中氟的邻位上是未取代的，对于仅存的对位氨基和间位氨基来说，显然对位氨基的反应活性更强，由此生成的4-氟取代的产物应当占绝大多数，故将原来处于间位取代的产物修改为对位取代产物即将氟由5位修改为4位，属于更正明显错误。为了证明自己的主张，专利权人主动提交了两份有机化学领域的经典教科书，以证明本领域技术人员所具有的基础理论知识。最终无效决定认同了专利权人的主张，认为修改不超出原始申请记载的范围。

以上案例可帮助我们理解“直接、毫无疑义”的含义：对于修改是否超范围的判断，“毫无疑义”并不是真的追求绝对地排除任何其它可能才行，即不能仅因为存在其他理论上的修改可能就得出修改超范围的结论，那样理解就太过严苛、机械了。我们应当站在本领域技术人员的角度，基于原始申请文件整体表达的技术信息探寻申请人的真实意思表示。如上面案例五中，专利权人成功证明4-氟取代的产物应当占绝大多数即可，至于理论上是否存在机会生成5-氟取代的产物的可能则不重要。下面这个案例在这一点上表现得更加明显。

【案例六——(2009)高行终字第327号、(2010)知行字第53号】

该案即是当年名动一时的“墨盒”案，曾经给专利法第三十三条的审查实践带来不小的冲击，案情也是一波三折。该案中，申请人在分案申请时将“半导体存储装置”修改为“存储装置”，而原始申请文件并未记载除了半导体之外的其它存储装置。专利复审委员会、一审法院均认为该修改不符合专利法第三十三条的规定。然而二审法院和再审最高法院均持反对意见。但二审法院和再审法院的理由又不尽相同。二审法院认为在说明书的语境下，“存储装置”和“半导体存储装置”含义相同，因此不超范围；但是再审法院即最高院对此持否定态度，认为两者含义不相同，“存储装置”的保护范围显然大于“半导体存储装置”。但即使这样，最高院仍旧认为此修改不超范围，理由包括，虽然说明书仅记载了半导体存储装置，但是其他类型的存储装置也是容易被联想出来的。判决书中的一段说理后来被很多专利代理师所引用：“对于‘原说明书和权利要求书记载的范围',应该从所属领域普通技术人员角度出发,以原说明书和权利要求书所公开的技术内容来确定。……应该包括如下内容:一是原说明书及其附图和权利要求书以文字或者图形等明确表达的内容；二是所属领域普通技术人员通过综合原说明书及其附图和权利要求书可以直接、明确推导出的内容。只要所推导出的内容对于所属领域普通技术人员是显而易见的,就可认定该内容属于原说明书和权利要求书记载的范围。……还应考虑所属领域普通技术人员综合上述内容后显而易见的内容。……不能……将所属领域普通技术人员可以直接、明确推导出的内容理解为数理逻辑上唯一确定的内容。……对所属领域普通技术人员而言,通过综合该原始专利申请公开说明书、权利要求书和附图,很容易联想到可以用其他存储装置替换半导体存储装置,并推导出该技术方案同样可以应用于使用非半导体存储装置的墨盒。”

由此可知，在该案中，最高院对于专利法第三十三条中“原说明书和权利要求书记载的范围”的理解比《专利审查指南》规定的要宽泛，将本领域技术人员通过综合原始申请文件而可以明确推导出的、即容易联想到的内容也涵盖了进去。尤其是“容易联想到的内容”也不超出原始申请记载的范围，突破了很多固有的认知。

第三，如果前面两点都不能适用，那么分析一下所关注的修改之处是否专利的“发明点”所在。所谓“发明点”，是指一项技术方案包含的多个技术特征中,体现发明创造对现有技术做出贡献的技术特征,它使发明创造相对于现有技术具有新颖性和创造性,是发明创造能够被授予专利权的基础和根本原因。虽然专利法及其实施细则、《专利审查指南》中的规定在本条款上并不会区分所谓的“发明点”和“非发明点”，但在别无他法的时候，如果修改之处不是专利的发明点所在，我们可以从专利法第三十三条的立法本意、对权利人公平等的角度，尝试按照以下案例中判决书的说理思路去争辩。

【案例七——(2013)行提字第21号】

该案中，申请人将权利要求中的术语“模压”改成“压制”，而专利复审委员会认为，“模压”仅是“压制”的一种，还存在冲压、锻压等，将下位概念修改成上位概念超出了原始申请文件记载的范围。但是最高院提审了该案，并在判决书中确定了“发明点”的概念，认为：“专利法第三十三条对专利申请文件的修改没有区分‘发明点'和‘非发明点'而采取不同的标准,但是该条款的立法本意之一是尽可能保证确有创造性的发明创造取得专利权,实现专利申请人所获得的权利与其技术贡献相匹配。如果仅仅因为专利申请文件中‘非发明点'的修改超出原说明书和权利要求书记载的范围而无视整个发明创造对现有技术的贡献,最终使得确有创造性的发明创造难以取得专利权,专利申请人获得的利益与其对社会做出的贡献明显不相适应,不仅有违实质公平,也有悖于专利法第三十三条的立法本意,不利于创新激励和科技发展。”

从案例七可见，在应用专利法第三十三条时，对发明点和非发明点的特征掌握的尺度有所区别，对于非发明点的特征来说，判断修改是否适当的标准可能比发明点特征要宽松一些。在答复时，专利权人可以借鉴该案中的观点，强调修改之处非发明点所在，从公平、鼓励创新的立法本意的角度来陈述，有可能会收到一定的效果。

总的来说，在无效阶段，合议组和行政诉讼各审法院对于专利法第三十三条、专利法实施细则第四十三条第一款的审查尺度应是比实质审查阶段宽松，因此专利权人在遇到以上条款的无效理由进行答复时，无需死守说明书文字记载的内容，而是应站在本领域技术人员的角度多思考一下，让“本领域技术人员”变得“聪明一点”，这样效果会比较好。

三、结语

本篇就无效宣告程序中专利权人对部分形式问题，即专利法第三十三条、专利法实施细则第四十三条第一款的相关规定、注意事项、答复策略做了讨论，并给出了一些示例案例作为参考。对于专利法第三十三条而言，一定要从权利和义务两个方面看待对申请文件的修改，首先是赋予了申请人对专利申请文件修改的权利（“申请人可以对其专利申请文件进行修改”），然后才是对这种权利进行了限制，要求修改不得超范围（“但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”）。专利法实施细则第四十三条第一款也是如此，首先是允许分案的，其次是分案要满足不超出原申请记载范围的规定。因此从立法本意来说，不但没有不鼓励修改/分案的含义，相反，之所以允许修改/分案，正是为了鼓励适当的修改/分案，以使得专利申请文件更加符合专利法的要求，也更加匹配申请人做的贡献、从而鼓励发明创造的做出。在这种理念下，作为专利权人，即使在无效程序中也不需惧怕面对曾经做出的修改。
在下一篇章中，会讨论专利法实施细则第二十条第二款缺少必要技术特征的无效理由的答复。

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