损害他人在先装潢权益在商标行政确权案件中的认定难点

本文以""商标案为视角，梳理了在商标行政确权案件中，在先装潢权益认定的难点问题，并尝试厘清商标权与装潢权的关系，以实现《商标法》与《反不正当竞争法》的动态平衡。

作者 | 许懿  北京路盛（上海）律师事务所

编辑 | 王慧  知产力

案情介绍

第3954764号商标由晋江市求质东亚鞋服实业有限公司于2004年3月12日向原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局提出注册申请，经商标异议程序后于2011年12月12日被核准注册，核定使用商品为第25类鞋。后该商标经核准转让至纽巴伦（中国）有限公司（以下简称纽巴伦公司）。

2016年3月，新平衡公司对纽巴伦公司第3954764 号""商标向商标局提出无效宣告请求，理由为该商标侵害了新平衡公司在商标申请日前已经享有的知名商品特有装潢权等在先权利,纽巴伦公司及其关联公司以侵权为目的恶意抢注新平衡公司的商标，违反了诚实信用原则。2016年12月，商评委裁定认定新平衡公司提交的证据不足以证明诉争商标申请日前其产品在中国大陆地区已构成知名商品，诉争商标予以维持注册。新平衡公司不服该裁定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。

北京知识产权法院审理后认为，在针对纽巴伦公司注册的另一商标的无效行政案件中，北京高院在（2016）京行终3771号行政判决书中认定，新平衡公司标识N的运动鞋产品在该案诉争商标申请日2004年8月24日之前在中国大陆地区并非知名商品，新平衡公司在本案的证据尚不足以推翻上述认定，判决对涉案商标予以维持注册。新平衡公司不服该一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉，并进一步补充提交了相关装潢的知名度证据和著作权利害关系等证据。
北京市高级人民法院审理后认为，综合新平衡公司在二审诉讼中提交的补充证据在内的全案证据，可以认定新平衡公司使用在运动鞋两侧的"N"标志具有一定知名度。诉争商标为字母"N"，与新平衡公司的"N"标志在文字构成及整体视觉效果方面相近，诉争商标的注册违反了2001年商标法第三十一条的规定，据此判决撤销一审判决及商评委裁定，国家知识产权局就该商标重新作出无效决定。国家知识产权局于2019年9月作出商评字【2016】第0000111610号重审第0000002138号裁定书，裁定第3954764号注册商标无效。
纽巴伦公司对二审判决不服，向最高人民法院提起再审，其申请再审理由之一是装潢权本质上是未注册商标，新平衡公司在已经拥有N注册商标权的情况下，以装潢权主张无效系争商标，于法无据。2021年3月，最高院经审理后认为，知名商品特有装潢与注册商标权的性质不同，诉争商标申请日前，新平衡公司亦尚未申请注册"N"商标，对纽巴伦公司以新平衡公司注册有"N"商标，即不能主张知名商品特有装潢的相关再审理由，不予支持，并裁定驳回纽巴伦公司的再审申请。

案例评析

本案自提起无效程序到最高院再审尘埃落定，历时五年，涉及商标行政确权案件中，在先装潢权益认定的多个难点问题。笔者拟在下文中对案件涉及的几个难点问题进行讨论，对办案过程中的相关思考和体会做一些梳理和沉淀。

一、 较早期商业标识知名度的证明标准

由于历史条件所限、运营主体更迭、证据保全意识和手段尚不成熟等多种原因，较早时期商业标识的知名度证明是不少权利人打击早期商标抢注行为的痛点所在。本案系争商标的注册时间为2004年3月，距今已十数年，早期知名度证据搜集难度较大，商评委和一审法院也皆以知名度证据不足为由，未认可N装潢的在先权利。在二审诉讼中，新平衡公司通过补强证据和相关论证，最终促使二审法院认可其已就"系争商标申请日以前N装潢具有受反法保护所要求的知名度"这一事实完成了证明责任。结合本案，笔者认为，对较早期商业标识知名度的证明标准，应注意以下三点：

首先，应结合相应时期的历史背景和市场环境考量权利人对早期商业标识的知名度是否完成证明责任。系争商标申请日为2004年3月，当时的历史背景是，国内运动鞋市场整体消费规模尚小、移动互联网、电商平台等尚未出现，线上购物未大规模普及、百货、商场仍是中国消费者购买运动鞋的主要渠道、传统纸媒在商业广告宣传中具有主导和强势地位，运动品牌常常通过在报纸刊登豆腐干文字广告来宣传其新品或进驻某商场的信息。上述历史背景决定了，在2000年初期的品牌知名度证据，与10年、20年后权利人所可以收集、提供的知名度证据，在证据类别、体量、表现形式上均存在巨大差别。在结合个案证据考量权利人是否尽到证明责任时，需要充分考虑上述因素，而不仅仅因早期的知名度证据与晚期的知名度证据相比较为单薄，就否认其在当时市场上的知名度。

其次，从仿冒行为虽不足以直接推导出被仿冒商品系知名商品的结论，但其仍是证明相关标识知名度的有效证据。虽然我国已经从立法到司法层面摒弃了从仿冒行为倒推商业标识系受反法保护的知名商品特有名称/装潢的早期做法，但这仅仅意味着仿冒行为不再是商业标识受反法保护的充分条件，而非完全排除商业标识被他人仿冒的事实对其知名度的证明力。本案中，新平衡公司证据显示，争议商标申请日前，市场上已经出现大量仿冒NEW BALANCE运动鞋的行为，新平衡公司也已经通过海关保护、民事诉讼等手段对仿冒行为展开打击，与其他证据相互结合，可以共同证明N装潢在市场上实际形成的知名度。

再次，系争商标申请人系同行业经营者且同时存在针对在先权利人的民事侵权行为的，可以证明该商业标识的知名度至少已延及申请人，此可以成为其知名度达到受反法保护程度的重要证据。无论是旧反法中"知名商品特有装潢"抑或新反法下的"有一定影响的装潢"，其对商业标识知名度的证明要求都根本区别于驰名商标对知名度证据的要求，其证明重心很大程度在于评价在个案情境中商业标识是否具有一定影响以至于他人具有搭便车的主观故意和造成混淆的客观可能性。在区域上，其仅仅要求在一定区域内具有影响力，在受众上，其针对的是"相关公众"，尤其包括同行业生产经营者。由于同行业的生产经营者往往比一般消费者更了解本领域某一商品或服务，当系争商标申请人是同行业经营者且存在相关侵权行为时，应认定相关商业标识的影响力已及于系争商标申请人，此应成为考量保护该商业标识必要性和认定商标申请行为不当性的重要因素。本案中，杭州法院在2006年的生效民事判决中已经认定系争商标的原始申请人求质公司与新平衡公司为同行业竞争者，且早于2004年1月已经实施侵犯新平衡公司N标识的不正当竞争行为，故可以证明N装潢的知名度在系争商标申请日前已经及于系争商标申请人。这种将影响力范围的证明标准适当下降到侵权行为人层面的趋势在北京高院2021年4月最新出台的《知识产权民事诉讼证据规则指引》中亦有所体现，该文件明确在不正当竞争案件中，原告主张其被仿冒的相关标识有一定影响，可以提供的证据类型包括"其他可以证明相关标识的影响已及于被告的证据"。[1]

二、 关联行政诉讼中相关事实认定对案件的影响

本案当事人新平衡公司和纽巴伦公司之间存在多个民事、行政争议。如何处理案件之间错综复杂的关系是办理该系列案件中的又一难点。本案反映了以下两个原则在处理关联案件时的适用。

其一，装潢权益的个案认定原则。与注册商标权的权利由行政机关授予不同，装潢权益由市场形成，需要根据相应时期的知名度证据在个案中进行动态判断。在一个案件中认定装潢知名度未达到法定要求的，不必然决定另一个案件中的认定结果。一方面，由于不同案件有各自独立审查的行为（如在商标行政确权案件中表现为两个不同商标的申请行为），其需要认定装潢权益的时间点有所不同；另一方面，个案中双方举证、质证情况的不同，也可能导致法院对装潢权益是否形成得出不同的结论。纽巴伦公司除申请涉案的商标外，还申请注册了另一个商标，在关于商标的行政诉讼中，法院对新平衡公司主张商标申请日前的N装潢作出了否定性判断，纽巴伦公司援引该判决作为在本案中否认装潢权益成立的重要理由，而新平衡公司则强调本案中对N装潢知名度的举证范围已经远远超越了商标案件中的举证范围，最终二审法院根据装潢权益的个案独立审查原则，根据本案的证据情况对装潢权益是否成立问题重新进行了独立判断。

其二，商业标识的混淆具有方向性，在不同案件中应正确界定所需判断的混淆方向。行政确权案件中，需要考量的混淆一般为正向混淆。在关联行政案件中，既有新平衡公司对纽巴伦公司提起的商标无效案件，也有纽巴伦公司对新平衡公司提起的商标异议案件，由于当事人及相应商标在诉讼标的中所处的位置不同，可能导致在不同案件中，对两个商业标识之间是否构成商标法规定应当不予注册的"混淆性近似"得出完全不同的结论。比如，在针对新平衡公司第5942394号商标提起的异议及行政诉讼中，法院认定，新平衡公司已经将字母N在运动鞋商品上进行了较长时间的使用、宣传，相关公众已能够将被异议的商标与纽巴伦公司的引证商标相区分，不会导致混淆误认的后果。其相应的裁判思路是：行政确权案件中，判断系争商标与引证商标是否近似，需以是否可能造成相关公众的混淆为判断标准，在标识本身近似但不会造成混淆的情况下，仍应准许相关商标的注册。但纽巴伦公司据此在本案中主张，纽巴伦公司申请的商标与新平衡公司主张的N装潢不近似，不会产生混淆。此即是未区分两种不同方向的混淆，其主张不能成立。具体而言，在5942394号商标的确权案件中，需要判断的混淆方向是将新平衡公司产品混淆为纽巴伦公司产品的可能性，而在本案中，需要判断的混淆方向是，纽巴伦公司在运动鞋商品上使用系争商标是否会使消费者误认为是新平衡公司的产品，由于新平衡公司对N装潢的使用在先，且拥有较高知名度，本案中的混淆可能性是肯定的。

三、 有一定影响的装潢与注册商标权之间是补充适用还是选择适用的关系

本案中，主要争议焦点之一是，新平衡公司的5942394号标识在历经九年的异议、行政诉讼程序后，于2016年8月17日由北京高院二审判决确认准予注册在第25类运动鞋商品上。纽巴伦公司认为，知名商品的特有装潢本质上是一种未注册商标，在新平衡公司已经将N标识注册为商标的情况下，不能再主张装潢权益。而新平衡公司认为，知名商品的特有装潢和注册商标权是两项不同的权利，可以同时存在，由权利人选择行使。最高院在本案再审裁定中指出："知名商品的特有装潢与注册商标权的性质不同"，并认为纽巴伦公司关于新平衡公司不能在本案中主张装潢权的再审理由不能成立。
笔者认为，随着实践的不断发展，反不正当竞争法与商标法的关系也处在日新月异的变化中。传统理论中认为反法与商标法系一般法和特殊法的关系，从而根据特殊法优于一般法的基本原理，一概优先适用商标法的做法已经不足以回应现实中复杂多样的权利救济需求，比如司法实践中已有观点指出，"讨论商标法与反不正当竞争法之间的关系应当落脚于具体的侵权行为，针对具体的规定去分析商标法与反不正当竞争法系何种关系。例如，《商标法》与《反不正当竞争法》（旧法）第五条中关于知名商品特有名称的规定，由于侵害商标权的构成要件和擅自使用知名商标特有名称的构成要件并不相同，如果特定的标志注册为商标，他人擅自使用的该标志的行为可能构成侵害商标权，但不一定同时构成擅自使用知名商品特有名称，因为该标志使用的商品可能尚未知名，他人的使用在主观上可能未必系恶意。因此，《商标法》与《反不正当竞争法》关于知名商品特有名称的规定应属于平行关系。"[2]本案再次为重新审视两法之间的关系提供了一个很好的切片：即有一定影响的装潢中的标识有可能注册成为商标，源于权力机关授权的注册商标权和源于市场商誉累积的装潢权益各自独立并存，权利人可以根据具体的侵权事实和维权需要，选择主张注册商标权抑或装潢权益，以寻求最佳救济，具体理由如下：

1. 注册商标权和装潢权是两项相互独立的知识产权权利（益），其形成条件、内涵外延、保护范围及期限均不相同，具有各自不可替代的保护范围和保护形式。

从构成条件和权利形成方式看，商标权要求标识本身具有显著性，能够起到识别商品来源的作用，我国的注册商标权采取注册申请制度，经权利人申请，由行政机关审核通过后产生相应权利；装潢权则在识别商品来源的基础上，还需要具有装饰、美化商品的"装潢"属性，一项商品装潢是否属于受反法保护的装潢权益，需权利人在个案中进行举证，由行政机关/司法机关根据个案证据进行认定，即时反映相关商业标识在市场中实际累积的知名度。    

从保护期限看，商标权经核准注册后，其法定保护期限为10年，到期后权利人需要申请续展以延长保护，装潢权的保护期限则由相关装潢附着的商品/服务的市场生命力周期决定，如果相关商品/服务在市场上的生命力短暂，则其保护期限可能远远小于10年，若相关商品/服务在市场上持续经营并保持旺盛的生命力（且装潢持续稳定使用），则其保护期限可能远远大于10年。

从保护的商品范围看，商标权核准注册时均会核定相应的商品/服务，其保护范围为所核定的商品/服务及类似商品/服务；装潢权的保护范围则主要围绕实际使用相关装潢的商品/服务。从禁止的行为范围看，商标权禁止在产品的各个部位、包装、以及相关宣传中对相关标识的商标性使用，而装潢权仅仅禁止以相同或类似的特定方式装饰商品、从而容易导致混淆的行为。

以本案为例，装潢与商标在表现形态上的区别具体是：新平衡公司的N装潢使用在运动鞋的侧面，其颜色、材质、走线会根据不同鞋款进行多样化设计，以达到和谐统一、美化、装饰商品的作用，符合装潢的特质和内涵；运动鞋侧面中央位置"这一位置要素和装饰性是N装潢不可分割的一部分，装潢作为一项民事权益，其保护范围主要是指将相同或类似标识使用在鞋侧面的行为，而不包括在产品的其他位置（如鞋跟、鞋舌）及宣传中使用N字母的行为（后者属于商标权的保护范畴）。

尽管均是以商业标识的市场混淆为立法目的，但由于装潢权益和注册商标权在如上诸多细分法律属性及调整方式上的不同，《反不正当竞争法》对装潢权益的具体法律规范与《商标法》对注册商标的具体法律规范，应认定为法律规范竞合关系，从而将法律适用的选择权留给权利人。

2. 注册商标权和装潢权的选择适用，可以填补商标申请制下可能存在的权利真空期，对权利人诚信经营所实际形成的竞争优势给予灵活保护，真正体现反法的动态保护对商标法静态保护的制度补充。

我国实行商标注册申请制度，商标权的申请与核准注册之间，有可能因为案外人的异议、异议复审、行政诉讼等需要经历一个较长的时间，而此时由于商业需要商标已经实际投入使用并在相关市场形成了一定商誉，此时装潢权即时保护经营者权益、紧密贴合市场的特点，恰恰可以填补商标权因注册流程带来的商标核准注册日与实际使用日之间的保护时间差问题。

本案中，新平衡公司的第5942394号商标系于2007年申请注册，2010年获初审公告，但由于本案再审申请人纽巴伦公司及其关联公司的异议、行政复议、行政诉讼行为，该商标直至2016年8月17日方准予注册。根据《商标法》第36条规定，经审查异议不成立而准予注册的商标，商标注册申请人取得商标专用权的时间自初步审定公告三个月期满之日计算。自该商标公告期满之日起至准予注册决定作出前，对他人在同一种或者类似商品上使用与该商标相同或近似的标志的行为不具有追溯力。因此，新平衡公司第5942394号商标的禁用权起算时间为2016年8月17日。在此情况下，若否认新平衡公司的N装潢权，则会导致在其第5942394号注册商标核准注册之前，其在市场上已经实际形成多年的知识产权权益无法获得有效保护。

值得指出的是，同时肯定装潢权和商标权，还可以弥补在对方拥有注册商标时权利人民事救济手段被程序性限制或长期拖延的问题。比如，实践中较多仿冒者会通过抢注品牌方商标的方式（围绕品牌商标稍作文字添加或图案变化，因标识本身存在一定区别而在行政审查程序中获准注册，但实际使用时仍可能产生市场混淆，需要通过无效等程序进行纠错），在商标被宣告无效之前，根据司法解释的规定，权利人囿于注册商标之间的冲突不能提起民事诉讼，[3]在行政程序历时较长的情况下（无效、行政诉讼一审、行政诉讼二审可长达数年），权利人面临侵权行为迟迟无法得到制止的困境。此情况下，在满足法定构成要件时，允许权利人通过装潢权进行民事救济，可以体现反法对商标法在程序救济权、以及救济时效层面的补充。

3. 关于装潢权在商标注册之后是否仍然存续的问题

笔者认为基于前述分析，答案同样应该是肯定的，理由如下：

其一，如果注册商标权被授权后，即否认装潢权的存在，则可能导致权利人的商品装潢在市场上仍然具有极高识别性的情况下，只能依赖注册商标进行静态保护。此时一旦注册商标权权利状态出现变动（如到期没有续展），权利人就无法依赖实际客观存在的装潢权益获得保护。虽然权利人应当就到期没有续展的疏忽承担相应的后果，但根据比例原则，这种后果应与到期未续展的疏忽具有适应性，如失去直接援引注册商标权进行直接保护的便利即是较相适应的法律后果，而导致其在市场上努力经营的成果完全失去保护则是不相适应的法律后果。

其二，如前所述，装潢权的内涵外延和商标权不尽相同，尤其是在装潢既包含商标又包含其他装饰元素或装饰形式的时候，如果认为商标权吸收装潢权，则会涉及在何种情况下能够吸收装潢权、何种情况下无法吸收的难题，实践中千变万化的商品装潢设计导致装潢与商标标识之间存在多种可能的关系，进而导致在是否吸收的问题上存在需要分别判断或者难以统一的情况。例如，在索尔马代克公司、费列罗有限公司等诉汕头市斯维特工贸有限公司商标侵权及不正当竞争纠纷一案中，被告抗辩称原告主张的奇趣蛋包装、装潢与原告的第G1288269号注册商标完全相同，是该平面商标的立体化使用。法院经审查认为，健达奇趣蛋商品包装和装潢的正面虽然使用了第G1288269号注册商标的全部要素，但在使用该商标时，还在蛋形包装底部红色波浪图案的特定位置添加了"健逹®奇趣蛋®""含新奇玩具"等文字，并且区分男孩版、女孩版，在蛋形包装顶部以蓝色或粉色渐变色彩，将蛋形区分为上蓝/粉、中白、下红三部分。而涉案第G1288269号注册商标仅有上白、下红两大色块的区分，尚不足以涵盖健达奇趣蛋商品男孩版、女孩版包装和装潢的全部要素。[4]该案例很好地诠释了注册商标与商品包装装潢之间的关系：注册商标的样式以核准授权的图样为基准，具有相对稳定的特点，而商品包装、装潢则可能因产品的性状特点、款型细分以及市场迭代等需求而有多种调整和演绎，其内涵与外延与注册商标之间常常呈现出有所交错但并非完全对应的关系。而正如杭州铁路运输法院在相关判决中指出的: 在满足《商标法》和《反不正当竞争法》的情况下，同时赋予知名商品装潢权和注册商标权，并没有加重侵权人的侵权责任，也有利于维护该标志业已获得的品牌价值和权利人的合法权益，维持已经形成的市场格局，保障相关消费者的利益。"[5]

综上所述，笔者认为，不宜将所有的商标侵权行为和不正当竞争行为一概视为特殊和一般的关系，而应从具体法律规范的细分属性重新审视二者的适用关系。对商标侵权行为和反法第六条所规定的混淆行为，从立法目的以及司法保护的实际需求来看，其补充关系不应体现在固化的适用顺序上，在构成要件均满足的情况下，赋予权利人选择适用的自由，才能真正体现其补充保护的制度功能，更符合两法的关系本质。

【注释】

1 《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》5.1条第（九）项。

2 同时该文认为，侵害商标权的行为在广义上应属于不正当竞争，并无争议，为此，《商标法》与《反不正当竞争法》第二条的规定应属于特殊与一般的关系，权利人不能同时主张被控侵权行为同时构成侵害商标权和反不正当竞争法的一般规定。只有不构成商标侵权的，才可能存在反不正当竞争法一般条款的适用空间。参见凌宗亮《商标性使用在侵权诉讼中的作用及其认定》，载《电子知识产权》2017年第9期

3 最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定，原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。

4 （2019）粤73民终6024号 民事判决书

5 （2016）浙8601民初296号 民事判决书

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