众所周知,"稻花香"是我国知名稻米,因其棉软略粘、芳香爽口成为百姓餐桌主食中的明星,而由"稻花香"商标引发的商标侵权纠纷案也成为2017年中国法院10大知识产权案件之一。

本案对商标法中"通用名称"法定通用名称与约定俗成通用名称的判断标准进行了阐释,成为商标法律人津津乐道的话题之一。

根据《商标法》第五十九条规定:"注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。"

因此,"通用名称"的认定成为商标侵权案中的重要抗辩理由。

商标的通用名称一般分为法定的通用名称及约定俗成的通用名称,以下为笔者通过"稻花香"案总结的法定通用名称及约定俗成通用名称的各自认定。

法定通用名称的认定

法定的通用名称,即法律规定为通用名称的,或者国家标准、行业标准中将其作为商品通用名称使用的,应当认定为通用名称。除此之外,其他规范性文件中认定的"通用名称"是否能够视为商标法意义上的"通用名称"还需结合相关因素具体分析。

在"稻花香"案中,当事人曾经提交《黑龙江省农作物品种审定证书》等证据,证明黑龙江省农作物品种审定委员会于2009年对品种名称为"五优稻4号",原代号为"稻花香2号"的水稻品种予以了审定编号,从而试图证明根据品种审定办法,"五优稻4号",原代号为"稻花香2号"可以被认定为法定的通用名称。

对此,最高人民法院认为,品种审定办法中规定的通用名称是指根据品种审定办法审定公告的主要农作物品种名称,商标法中的通用名称指代某一类商品,因该名称不能用于指代特定的商品来源,故相关公众都可以正当使用,因此,品种审定办法规定的通用名称与商标法意义上的通用名称含义并不完全相同,不能仅以审定公告的名称为依据,认定该名称属于商标法意义上的通用名称。

在本案中,根据当事人提交的2009年黑龙江水稻品种审定公告和目录,经审定公告的水稻品种为"稻花香2号"而非"稻花香",最高人民法院援引品种审定办法第二十三条的规定:"审定公告的通用名称在实际使用过程中不得擅自更改",进一步说明在在先存在涉案"稻花香"商标权的情况下,不能直接根据审定公告将"稻花香"认定为法定通用名称。

约定俗成的通用名称的认定

约定俗成的通用名称,顾名思义,即相关公众普遍认为某一名称能够指代某一类商品的情况下,应当认定为通用名称。

另外,被专业工具书、辞典列为通用名称的,可以作为认定约定俗成的通用名称的参考。

约定俗成的通用名称的判断标准有两个。

一般情况下,约定俗成的通用名称应当以全国范围内的相关公众的通常认识为判断标准。

但是,鉴于历史传统、风土人情、地理环境等原因,某些商品所对应的相关市场相对固定,如果不加区分地仍以全国范围相关公众的认知为标准,判断与此类商品有关的称谓是否已经通用化,有违公平原则。

因此,对于上述已形成相关市场较为固定的商品应当适用另一判断标准,即在该相关市场较为固定的商品的通用称谓,也可以认定为通用名称。

需要注意的是,适用第二个判断标准前提是必须证明此类商品属于相关市场较为固定的商品,否则仍应适用第一个判断标准。

在"稻花香"案中,使用"稻花香"商标的被诉侵权产品销售范围并不局限于某一地区,而是销往全国各地,鉴于此,最高人民法院认为应当适用上述第一种判断标准,即以全国范围内相关公众的通常认识为标准判断"稻花香"是否属于约定俗成的通用名称。

为证明"稻花香"属于约定俗称的通用名称,本案当事人提交的证据主要包括五常市农业局、五常市龙凤山镇人民政府出具、五常市稻米商业商会等当地有关部门出具的证明材料,"稻花香2号"主要育种人田永太出具的证明材料以及部分媒体报道,但是以全国范围内的通常认识为标准,最高人民法院认为上述证据不足以证明"稻花香"属于约定俗成的通用名称。

另外,根据《类似商品及服务区分表》种子与大米虽属于不同的商品类别,但最高人民法院在本案中对稻米品种与大米之间的特殊关联关系进行了认可,认为稻米品种的通用名称可以延伸使用在至使用该稻米品种种植加工出的大米商品上。

最高人民法院认为,稻米品种经过种植、收获、加工再到流通至相关市场,最终是以大米这种商品形式呈现给消费者,因此商品经营者可以将稻米品种的通用名称标注在使用该稻米品种种植加工出的大米商品上,以表明大米品种来源。

Originally published May 15, 2020.

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