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25 March 2020

通过实际案例说明如何进行新颖性答复(二)

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Kangxin

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本案权利要求要求保护的是自动控制车速,控制车速的方式是现有技术,...
China Intellectual Property

书接前文: 通过实际案例说明如何进行新颖性答复(一)

本案权利要求要求保护的是自动控制车速,控制车速的方式是现有技术,本发明的发明点是在接收到限速命令的时候调用车上已经有的控制车速的方式来控制车速。即本发明的发明点被公开了,不同控制车速的方式都是现有技术中的方式,因此,审查员使用了惯用技术手段的直接置换。

其实,本案的权利要求没有写好,正常的写法是应该涵盖所有的控制车速的方式的,我尝试修改一下供大家参考:

(原文):一种汽车自动限速方法,它包括无线信号接收器、限速信号存储器、实际车速传感器、速度比较控制器和点火或电驱动控制等装置,其特征是:速度比较控制器不断将通过无线接收到的限速信号与实际车速进行比较,并控制发动机点火系统或电驱动的动力系统,来实时控制其车速不大于限速值。

(修改后):一种汽车自动限速方法,它包括无线信号接收器、限速信号存储器、实际车速传感器、速度比较控制器和点火或电驱动控制等装置,其特征是:速度比较控制器不断将通过无线接收到的限速信号与实际车速进行比较,并控制汽车内的速度控制系统来实时控制其车速不大于限速值。

如果要拿专利权去告别人侵权,那么被诉侵权产品中要包括一个权利要求中的所有技术特征才侵权,如果缺少某个技术特征,就不侵权。如果被诉侵权产品是通过刹车的方式来控制车速的,那么是不侵犯原来权利要求的权利的,但是侵犯修改后权利要求的权利。所以,单从这个技术特征而言,我修改的更好,哈哈。

权利要求涵盖的内容越多越广,其保护范围越大,但是也随之会带来授权难的后果。针对,我修改后的权利要求,审查员都不用惯用技术手段的直接置换这一点,直接指出我的权利要求和对比文件相比是一样的,没有区别,审查员评价起来更加犀利和准确。因此,写的范围太大确实在授权的过程中会遭遇麻烦。中国古人常说中庸之道,用在这里正合适,不要太大不要太小,合适的最好。

通过上文的分析可知,审查员的意见是正确的,这种情况下只能对权利要求进行修改,在权利要求1中增加对比文件1没有公开的技术特征,增加了特征导致了保护范围的缩小,但是,只有缩小了范围才能跟现有技术区别开来,从而获得授权。

修改的方式有两种:

1.从其他权利要求中拿至少一个对比文件中没有的技术特征添加到权利要求1中;

2.从说明书中拿至少一个对比文件中没有的技术特征添加到权利要求1中。

无论是从说明书还是从其他权利要求中向权利要求1添加技术特征,这种修改均不能超出原始申请文件记载的范围。

为什么不能超出原始申请文件记载的范围?

假定某个申请人在2017年1月1日申请了一个直升飞机的专利,该申请人在2017年3月1日参加航空展览会的时候发现了一个喷气式飞机,他觉得很好,于是他将专利申请修改为喷气式飞机。如果这种修改被允许,那么该申请人就将在2017年3月1日出现的别人的技术变成了2017年1月1日他就拥有的技术,这显然是不合理的。

因此,专利申请文件允许修改,但是修改的内容必须要在2017年1月1日提交的权利要求或说明书中有记载,这就是为了专利法专门有一个33条来约束申请人对专利申请文件的修改。

基于这个原因,如果我们要修改权利要求1,并争辩修改后的技术方案相对于对比文件具有新颖性,那么我们首先要解释修改的依据,即修改不超出原始申请文件记载的范围的理由。

下面我提供一个模板供大家参考:

原说明书第xx页第xx段中记载了:"xxx",基于此,申请人在该权利要求中添加了:"xxx",该修改可以由原申请文件直接地、毫无疑义地确定,符合专利法第三十三条的规定。

申请人认为修改后的该权利要求相对于对比文件1具有新颖性,理由如下:

(1)对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容:"",由此可见," 在这一段对引用的对比文件1进行解释"。

权利要求中记载了:"区别技术特征一",由此可见,该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同,该技术特征并没有被对比文件1公开。

(2)对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容:"",由此可见," 在这一段对引用的对比文件1进行解释"。

权利要求中记载了:"区别技术特征二",由此可见,该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同,该技术特征并没有被对比文件1公开。

综上可知,该权利要求中记载的"区别技术特征一""区别技术特征二"均没有被对比文件1公开。

由于该权利要求与对比文件1相比采用了不同的手段,该权利要求相对于对比文件1具有新颖性。

如果是从从属权利要求中添加了某个技术特征到权利要求1中,则将上面模板的第一段话换成如下内容:

原权利要求x记载了"xxx",申请人将该技术特征添加到权利要求中,并且将该技术特征从原权利要求x中删除,该修改可以由原申请文件直接地、毫无疑义地确定,符合专利法第三十三条的规定。

其余争辩的内容与上述模板中的内容相同,在此不再赘述。

在上述案例中,审查员的意见是正确的,因此答复策略是对申请文件进行修改。在实际工作中,审查员也不是神,审查员也会犯错。在这种情况下,答复策略可以是对审查员的意见进行争辩,而不修改申请文件。

在上文中已经说明了,一个技术方案相对于对比方案没有新颖性包括四个方面:技术方案相同、技术领域相同、技术问题相同、技术效果相同。

审查员在审查意见通知书中必然对这四个方面的相同均进行了说明。如果希望论述一个技术方案相对于对比方案是具有新颖性的,那么,这四个方面中只要有一个方面是不同的,就可以证明该技术方案相对于对比方案是具有新颖性的。

在实际工作当中,一般情况下是证明技术方案不同,即证明该技术方案采用了与对比方案采用了不同的技术手段,该技术方案与对比方案相比存在区别技术特征。

下面提供一个争辩的模板供参考。

申请人认为权利要求相对于对比文件1具有新颖性,理由如下:

(1)对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容:"",由此可见," 在这一段对引用的对比文件1进行解释"。

权利要求中记载了:"技术特征一",该技术特征与对比文件的技术特征是不同的,理由如下:""。由此可见,该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同,该技术特征并没有被对比文件1公开。

(2)对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容:"",由此可见," 在这一段对引用的对比文件1进行解释"。

权利要求中记载了:"技术特征二",该技术特征与对比文件的技术特征是不同的,理由如下:""。由此可见,该技术特征与对比文件1中公开了的内容并不相同,该技术特征并没有被对比文件1公开。

综上可知,该权利要求中记载的"技术特征一""技术特征二"均没有被对比文件1公开。

由于该权利要求与对比文件1相比采用了不同的手段,该权利要求相对于对比文件1具有新颖性。

由上述模板中的内容可以看出,争辩采用了不同的技术手段重点在于技术方面的争辩,一定要从技术上说服审查员,权利要求和对比文件所采用的技术是不同的。

需要注意的是,争辩技术手段不同时,一定要局限于该权利要求所限定的技术方案,不要将仅记载在说明书或者其他权利要求中的技术内容作为争辩的依据。

举个例子,权利要求1中记载了:"一种水杯,其特征在于,该水杯是金属制成的...",在说明书中记载了该水杯是铜铝合金的。审查员找到了一篇对比文件,该对比文件公开了一种铜制成的水杯。审查员认为权利要求1相对于对比文件不具有新颖性。

在这种情况下,就不能以权利要求1中的水杯是铜铝合金为由来争辩与对比文件中的铜制成的水杯不同,这是因为在权利要求1中并没有记载该水杯是铜铝合金的,权利要求1中仅仅记载了一种金属制成的水杯,其确实涵盖了现有的铜制成的水杯,就是没有新颖性的。

因此,应该将铜铝合金的技术特征添加到权利要求1当中,然后再争辩权利要求1与对比文件采用了不同的技术手段。

在极少数情况下,还有可能争辩技术问题和技术效果不同,下面也给出了一个模板供参考。

申请人认为权利要求相对于对比文件1具有新颖性,理由如下:

对比文件1第xx页第xx段公开了如下内容:"",由此可见,对比文件1中公开的技术特征所要解决的技术问题是:"",其取得的技术效果是:""。

原说明书第xx页第xx段记载了如下内容:"",由此可见,权利要求1中所要解决的技术问题是:"",其取得的技术效果是:""。

由此可见,权利要求和对比文件1所要解决的技术问题和所取得的技术效果均不相同。权利要求相对于对比文件1具有新颖性。

如果权利要求中的技术方案与对比方案技术手段、技术问题和技术效果均存在不同,则可以将上述两个模板结合起来使用。

在日常工作中,还没有见过只争辩技术领域不同的,如果万一不幸被大家遇到,那么参考上述模板中的撰写方式进行答复即可。

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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