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17 June 2022

谈审查意见处理过程中的电话讨论及相关建议

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Kangxin

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近年来,随着专利局的审查数量与质量的提升,审查员发起的电话意见越来越多,且涉及问题的种类和数量也越来越多。在2019年,《专利审查指
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近年来,随着专利局的审查数量与质量的提升,审查员发起的 电话意见越来越多,且涉及问题的种类和数量也越来越多。在2019年,《专利审查指南》对会晤和 电话讨论的相关章节均做出了修改,以适应审查员对于提高工作效率的需要。

尽管此次修改大幅放宽了会晤的启动条件,但从近两年的实践工作来看,审查员同意会晤的可能性仍然较低。考虑到工作效率与防疫等安全卫生问题,审查员及其审查部门大多不会同意申请人的会晤请求。而且,现有的各种通讯方式已经基本可以取代现场会晤。因而,如果申请人能够通过其他沟通方式表达观点,则没有必要提出会晤请求。

在这样的情况下, 电话讨论的作用被进一步增强。

在本次修改中,电话讨论已不局限于"次要的且不会引起误解的形式方面的缺陷所涉及的问题",而且新增视频会议、电子邮件等作为审查员与申请人进行讨论的方式,也不再对审查员记录并存档讨论的内容作强制性要求。此外,在表述上做出了调整以明确审查员与申请人均可以主动地启动电话讨论。

因而,重视对于电话讨论的处理及合理利用电话讨论,将有利于申请人缩短审查周期并提高授权的几率。

对于电话讨论,可以注意如下方面:

(1)详细记录并检查审查员所提及的问题

在个别案件中, 审查员可能通过电话讨论提出很多问题,申请人应当详细记录,注意不要遗漏。此外,申请人应当对照审查员提出的问题来检查申请文件中的其他内容,查看是否还存在审查员未指出的同类缺陷,可以向审查员确认后一同修改,提高答复工作的效率。

此外,对于一些难以修改的缺陷,申请人可以询问审查员的具体建议,以作为后续修改和/或争辩的参照。但需要注意的是,审查员并没有义务提供确切的建议,因而良好的沟通方式也很重要。

(2)讨论有争议或不确定的内容

由于电话讨论并不限制次数,而且审查员和申请人均可以发起电话讨论,因而对于在电话讨论中有争议或不确定的内容,申请人可以先简单表达自己的观点,在查证后与审查员再次详细沟通。

对于 审查意见通知书中不确定的内容,例如审查员指出权利要求中的部分技术方案得不到说明书的支持,申请人可以通过电话讨论向审查员确认其可以接受的限定范围,或者确认是否可以通过补充实验数据来克服缺陷,以及需要何种补充实验数据等等。

对于同时包含多种缺陷的审查意见,例如一个权利要求中同时存在创造性与不支持的缺陷,申请人应当明确审查员所希望解决的问题,可以通过电话讨论来提高沟通效率,避免因未正确理解问题而浪费答复机会。

此外,对于审查员存在错误认知的内容,如果通过电话讨论能够更容易地帮助审查员理解问题,则申请人在提交意见陈述书之前或之后,均可以发起电话讨论来辅助说明。

(3)考虑需要加快进程的申请

对于已经有较长审查周期或多次通知书的申请,申请人应当考虑主动通过电话讨论来帮助解决申请中存在的问题,以提高申请被授权的几率。

(4)其他问题

相对于审查意见通知书 ,电话讨论在形式上相比并没有那么正式,审查员的个人风格对于电话讨论的影响较大。例如,有的审查员不愿意提供具体建议,以免后续出现问题而导致争议;也有审查员愿意对修改细节进行详细指导。对于申请人而言,应当尽量争取获得审查员的最大善意。

在电话讨论的问题克服后,申请通常会进入授权程序,但在正式授权前,还存在部门质检等后续程序,仍然有可能因为审查员遗漏问题、对事实理解有误或给出错误建议而导致质检问题。在这种情况下,可能会收到审查员发起的新的 电话意见,或与此前问题不同的新的审查意见通知书。因而,对于电话讨论所涉及的问题,申请人应当认真考虑并与审查员深入沟通,参照审查员的观点做出正确的答复。

综上所述,合理利用电话讨论将能够增强审查员与申请人的沟通效率,避免后续程序在时间和费用等方面的消耗。对于重要申请,申请人应当更积极地利用电话讨论,从而增加专利申请以合理范围授权的几率。

相关法规:

《专利审查指南》第二部分第八章第4.12节:

"在实质审查过程中,审查员可以约请申请人会晤,以加快审查程序。申请人亦可以要求会晤,此时,只要通过会晤能达到有益的目的,有利于澄清问题、消除分歧、促进理解,审查员就应当同意申请人提出的会晤要求。某些情况下,审查员可以拒绝会晤要求,例如,通过书面方式、电话讨论等,双方意见已经表达充分、相关事实认定清楚的。"

《专利审查指南》第二部分第八章第4.13节:

"在实质审查过程中,审查员与申请人可以就发明和现有技术的理解、申请文件中存在的问题等进行电话讨论,也可以通过视频会议、电子邮件等其他方式与申请人进行讨论。必要时,审查员应当记录讨论的内容,并将其存入申请案卷。

对于讨论中审查员同意的修改内容,属于本章第5.2.4.2节和第6.2.2节所述的情况的,审查员可以对这些明显错误依职权进行修改。除审查员可依职权修改的内容以外,对审查员同意的修改内容均需要申请人正式提交经过该修改的书面文件,审查员应当根据该书面修改文件作出审查结论。"

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