Suite à la ratification du Traité sur le droit des brevets par le Canada, de nouvelles Règles sur les brevets (ci-après « les Règles ») sont entrées en vigueur le 30 octobre 2019, principalement pour modifier les pratiques canadiennes en matière de brevets afin de se conformer à ce Traité. Voir ici notre article (disponible en anglais) qui décrit en détail les changements apportés par les nouvelles Règles. Depuis leur entrée en vigueur, nous avons été témoin d'une série de changements tels que des délais raccourcis, de nouvelles procédures de correction, la présentation de copies certifiées de documents de priorité, des procédures d'abandon et de rétablissement révisées et l'obligation de faire preuve de diligence pour certains rétablissements.

Des dispositions transitoires sont prévues dans les Règles pour les demandes dont la date de dépôt précède l'entrée en vigueur. Ces demandes sont définies par l'une des trois catégories suivantes. Particulièrement d'intérêt pour le présent article sont les demandes de catégorie 3, définie comme suit :

Demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d'entrée en vigueur.

Les demandeurs doivent garder à l'esprit qu'il existe des dispositions transitoires clés pour les demandes de catégorie 3 qui arriveront bientôt à échéance.

Fin de la « l'entrée en phase nationale tardive » de plein droit

Les demandes en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) dont la date de dépôt est le 30 octobre 2019 ou une date ultérieure devront satisfaire aux exigences du paragraphe 154(3) des nouvelles Règles  qui stipule que, si le demandeur ne dépose pas la demande d'entrée en phase nationale au Canada au plus tard 30 mois après la date de priorité, il peut toujours déposer la demande d'entrée en phase nationale si, au plus tard 12 mois après la date d'échéance de 30 mois, il présente une demande de rétablissement de la demande accompagnée d'une déclaration selon laquelle le défaut de dépôt de la demande en temps voulu n'était pas intentionnel.

Le délai d'entrée en phase nationale de 30 mois d'une demande déposée le 30 octobre 2019 avec une date de priorité au 30 octobre 2018 sera le 30 avril 2021.1 Par conséquent, pour la majorité des demandes d'entrée en phase nationale tardives déposées à partir du 1er mai 2021, le demandeur devra non seulement demander le rétablissement (et payer une surtaxe de retard), mais il devra également soumettre une déclaration expliquant la raison de son retard, et que le défaut de déposer la demande en temps opportun n'était pas intentionnel.

On ne sait toujours pas quelles circonstances pourraient justifier un défaut « non intentionnel ». Les Règles  et le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) semblent suggérer qu'une simple déclaration sera acceptable, mais il sera intéressant de voir comment cela évoluera à l'avenir.

Des dispositions transitoires continueront à s'appliquer pour certaines demandes internationales qui satisfont encore aux exigences prescrites (déposées avant le 30 octobre 2019). Cela signifie que la date la plus tardive possible pour les dispositions permettant une demande en phase nationale tardive de plein droit sera le 29 avril 2023 (42 mois pour une demande déposée le 29 octobre 2019 sans revendication de priorité). Toutefois, une attention particulière est requise puisque de nombreuses demandes tomberont sous le coup des nouvelles dispositions et devront ainsi répondre aux exigences « non intentionnelles ».

Fin de l'ancienne pratique de modification après acceptation

En vertu des anciennes Règles, le seul mécanisme permettant d'apporter des modifications substantielles aux demandes (c'est-à-dire autre que la correction d'une erreur évidente) après un avis d'acceptation, exigeait des demandeurs qu'ils permettent l'abandon de la demande en ne payant pas la taxe finale et qu'ils soumettent ensuite les modifications souhaitées en même temps que la demande de rétablissement. En vertu des dispositions transitoires des nouvelles Règles, cette procédure continue de s'appliquer pour les demandes de catégorie 3 pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé avant le 30 octobre 2019. 

Si l'avis d'acceptation a été émis le dernier jour possible, c'est-à-dire le 29 octobre 2019, le délai de paiement de la taxe finale, qui était alors de 6 mois, tombait le 29 avril 2020. En vertu des jours désignés en raison de la pandémie de COVID-19, ce délai a été prolongé jusqu'au 31 août 2020. Ainsi, la date la plus tardive possible pour se prévaloir de l'ancienne procédure de modification après acceptation sera le 31 août 2021.

Selon les nouvelles Règles, pour les demandes pour lesquelles un avis d'acceptation a été envoyé après l'entrée en vigueur, la seule option pour modifier une demande (autre que la correction d'une erreur évidente) est de demander le retrait de l'avis d'acceptation en vertu du paragraphe 86(14) des Règles. La demande serait alors renvoyée à l'examen et toute action régulière pourrait être entreprise.

En résumé, étant donné que certaines dispositions transitoires clés des nouvelles Règles  canadiennes arrivent bientôt à leur terme (y compris l'entrée en phase nationale tardive de plein droit) et que d'autres nouvelles dispositions entreront en vigueur, il convient de veiller à ce que les Règles applicables soient respectées.  Si vous avez des questions concernant ces dispositions et la manière dont elles peuvent s'appliquer à votre demande de brevet canadien, l'un de nos  professionnels des brevets sera heureux de vous aider.

Footnotes

1 Notez que pour toute demande PCT déposée à partir du 30 octobre 2019 dans laquelle une requête en restauration de priorité a été présentée sur la base de la date de priorité la plus ancienne possible (c'est-à-dire 14 mois avant la date de dépôt PCT), la date d'échéance pour l'entrée en phase nationale sera le 28 février 2021, et par conséquent toute demande en phase nationale dans ces cas devra également comporter une déclaration selon laquelle le défaut d'entrée en phase nationale dans les délais impartis n'était pas intentionnel. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.