La fonction essentielle de toute marque de commerce est de garantir au consommateur l'origine des biens et des services arborant la marque. La Loi sur les marques de commerce du Canada (la « Loi ») définit dans son article 2 la marque « distinctive » comme étant une marque qui distingue véritablement les produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

Si le caractère distinctif d'une marque est déjà pris en compte dans le cadre de l'examen de nombreuses juridictions, ce n'était pas le cas au Canada jusqu'à la grande réforme du 17 juin 2019.

Ainsi l'examen de fond des nouvelles demandes canadiennes ne se fait plus uniquement sous l'angle du caractère descriptif, ou de l'absence de possibilité de confusion avec d'autres marques, mais aussi sous l'angle du caractère distinctif.

En vertu de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, le registraire a désormais le pouvoir de soulever une objection selon laquelle la marque de commerce n'a pas, selon l'avis préliminaire du registraire, de caractère distinctif inhérent. Une marque de commerce possède un certain caractère distinctif inhérent si la marque en question ne réfère pas le consommateur à une multitude de sources lorsqu'elle est évaluée à la lumière des produits ou services liés.

Le Manuel d'examen liste de manière non exhaustive des exemples de marques de commerce qui sont généralement considérés comme étant dépourvues de caractère distinctif inhérent :

  • les noms géographiques même si le lieu n'est pas connu en liaison avec les produits ou services en question;
  • les dessins génériques (une représentation ordinaire de raisins et de feuille de vigne employée avec du vin n'est pas adaptée à distinguer le vin d'un commerçant de celui d'un autre);
  • des noms de couleurs  (ROUGE pour des camions de pompiers, JAUNE pour des balles de tennis);
  • les marques composées d'une ou de deux lettres ou chiffres;
  • des mots ou phrases élogieux tels qu'ULTIME, AUTHENTIQUE, ORIGINAL, QUALITÉ, VALEUR, MERVEILLEUX, MEILLEUR AU MONDE, MEILLEUR AU CANADA ...;
  • la combinaison d'éléments non enregistrables sous les alinéas 12(1)a), 12(1)b) ou 12(1)c) de la Loi (par exemple LES MEILLEURES CAROTTES en liaison avec les produits carottes)
  • si une objection est soulevée parce que la marque n'est principalement que le nom de famille en vertu de l'article 12(1)a) ou parce que la marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse en vertu de l'article 12(1)b);

Ce nouveau motif d'examen est déjà en pratique, et depuis quelques mois, les objections fondées sur ce nouveau critère fleurissent, ce qui rend la tâche ardue pour les requérants et leurs agents. De plus, si l'examinateur émet une objection fondée sur le caractère descriptif ou trompeur de la marque ou sur le fait que la marque n'est principalement qu'un nom patronymique, ce dernier va automatiquement émettre une objection fondée sur l'article 32(1)b) . Enfin, ce nouveau critère d'examen fondé sur le caractère distinctif s'applique à toutes les demandes en instance, et pas seulement à celles produites après la date d'entrée en vigueur. Cela signifie que les demandes qui n'avaient pas encore été approuvées à la date de la réforme font l'objet d'un réexamen.

Quels sont les moyens de surmonter ce type d'objections ?

  • présenter des arguments démontrant que la marque de commerce est dépourvue de caractère distinctif inhérent

L'appréciation du caractère distinctif se fait au cas par cas, et constitue une question de « bon sens » dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne. S'il est évident dans l'esprit du Canadien d'attention moyenne que la marque est associée aux produits et services visés dans le dépôt, les chances de surmonter cette objection seront minces. Par contre, s'il existe un doute, celui-ci doit être interprété en faveur du requérant. L'examinateur devra apporter des explications sur l'absence de caractère distinctif de la marque.

Cette notion est pour l'instant assez floue. La seule décision qui peut pour l'instant servir à interpréter le tout est celle de  la Cour fédérale dans ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2003 CF 1056, [2004] 3 RCF 49, au paragraphe 119 : « Le caractère distinctif inhérent d'une marque est assimilable à son originalité. Le caractère distinctif inhérent d'une marque constituée d'un nom unique ou inventé, ne pouvant désigner qu'une chose, est supérieur à celui d'une marque constituée d'un mot d'usage courant dans le commerce ». On attend donc avec impatience des décisions plus récentes à ce sujet.

  • prouver que la marque était distinctive à la date du dépôt

Une marque de commerce qui n'a pas de caractère distinctif inhérent peut acquérir un caractère distinctif par un emploi continu et constant. Pour établir ce caractère distinctif inhérent acquis, il faut démontrer que la marque de commerce est devenue connue des consommateurs comme provenant d'une source particulière. La preuve produite en vertu du paragraphe 32(1) de la Loi doit être fournie par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle.  La preuve est assez exigeante et ressemble à celle que le requérant devait fournir sous l'article 12(2) de l'ancienne Loi afin de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif ou « un sens secondaire » au Canada.

Autant dire que les chances de renverser la position de l'examinateur sont minimes si la marque n'a pas été exploitée avant le dépôt.

La nouvelle Loi a également prévu davantage de circonstances dans lesquelles le demandeur sera tenu de prouver qu'une marque de commerce est distinctive. Il en est ainsi des marques « non classiques »  telles que la forme tridimensionnelle de tout produit, la façon d'emballer les produits, les couleurs, les sons, les odeurs, les textures et les formes tridimensionnelles. Le registraire a ainsi le pouvoir d'exiger une preuve de caractère distinctif en date du dépôt pour tous ces types de marques.

L'incidence de cette modification est donc évidente et sérieusement à prendre en considération.

Nous recommandons fortement aux propriétaires de marques d'envisager des stratégies de dépôts appropriées qui tiennent compte de cette modification, ceci afin d'éviter de se confronter à des objections sérieuses, et par là même d'allonger la procédure pour obtenir l'enregistrement des marques au Canada.

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