D'importants changements sont apportés au régime de protection des dessins industriels au Canada. Même si, selon nous, aucun de ces changements n'aura de répercussions sur le plan pratique avant 2018 au plus tôt, les éventuels demandeurs peuvent se tenir au courant des changements à venir et examiner les incidences de ces changements sur leur stratégie en matière de PI.

Changements à la Loi sur les dessins industriels du Canada et au Règlement sur les dessins industriels

Les modifications apportées à la Loi sur les dessins industriels1 du Canada ont été intégrées dans deux récents projets de loi fédéraux omnibus sur le budget, à savoir la Loi no 2 sur le plan d'action économique de 20142 et la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 20153 (les lois modificatives).

Même si les lois modificatives ont reçu la sanction royale, le Règlement sur les dessins industriels4 doit lui aussi être révisé afin d'être harmonisé avec les changements apportés à la Loi avant que ces modifications n'entrent en vigueur. Aucune échéance n'a été officiellement établie pour apporter les changements requis au Règlement, mais nous croyons savoir que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) se propose de mener des consultations sur les révisions proposées à la fin de 2016 afin que les modifications à la Loi entrent en vigueur au début de 20185.

Dans de nombreux domaines, les modifications à la Loi transfèrent d'importantes conditions essentielles au Règlement. Par exemple, le processus réglementaire pour l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin sera déplacé vers le Règlement. C'est pourquoi l'étendue exacte des prochaines modifications à la Loi et leurs répercussions pratiques sur les éventuels demandeurs ne peuvent être évaluées avant que le Règlement modifié ne soit rendu public. Quoi qu'il en soit, les changements au Règlement devront être compatibles avec les modifications de la Loi énoncées ci-dessous.

(a) La durée de la protection sera prolongée (dans la plupart des cas).

À l'heure actuelle, les droits associés à un dessin enregistré ont une durée de dix ans à compter de la date d'enregistrement du dessin. Aux termes de la Loi modifiée, la durée de la protection conférée par les droits ira de la date d'enregistrement à la date d'expiration de la période de 15 ans suivant la date de dépôt de la demande. Néanmoins, quels que soient les retards occasionnés par le traitement de la demande, la durée de la protection ne sera pas inférieure à une période de dix ans suivant la date d'enregistrement.

Compte tenu du délai moyen qu'il faut actuellement à l'OPIC pour traiter une demande d'enregistrement d'un dessin industriel, nous nous attendons à une durée d'environ 13 à 14 ans pour la plupart des enregistrements.

(b) Le fait de ne pas inscrire les cessions ou d'autres formes de transferts auprès de l'OPIC peut avoir des conséquences négatives pour les cessionnaires.

À l'heure actuelle, les dessins enregistrés et les demandes en instance peuvent être transférés (c'est-à-dire cédés) au moyen d'une pièce écrite déposée auprès de l'OPIC et du paiement du droit réglementaire (actuellement 100 $). L'OPIC procède alors au transfert.

Aux termes de la Loi modifiée, il sera important que le cessionnaire s'assure que le transfert est inscrit auprès de l'OPIC, puisque le transfert non inscrit sera nul à l'égard d'un cessionnaire subséquent dont la cession est inscrite. En particulier, l'OPIC ne pourra supprimer l'inscription d'un transfert pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le dessin à une autre personne.

(c) Les certificats d'enregistrement ne seront plus délivrés, et les demandeurs ne disposeront que de six mois pour passer en revue l'enregistrement et demander des corrections.

Les demandeurs ne recevront plus de certificats de l'OPIC précisant que leur dessin a été enregistré. Les renseignements concernant le dessin seront plutôt versés dans le registre des dessins industriels (tenu par l'OPIC). Les copies certifiées conformes des inscriptions au registre seront admissibles en preuve devant tout tribunal canadien.

Il est intéressant de signaler que les erreurs dans le registre ne seront corrigibles que dans les six mois suivant l'enregistrement et que, pour être corrigée, l'erreur doit être « évidente » à partir de documents qui ont été soumis à l'OPIC avant l'enregistrement du dessin. Il incombera au déposant d'examiner le registre et de s'assurer que l'OPIC a correctement consigné les renseignements relatifs à son dessin.

(d) Les demandes d'enregistrement de dessin peuvent être publiées avant l'enregistrement.

À l'heure actuelle, les demandes d'enregistrement de dessin au Canada sont confidentielles et ne peuvent pas être publiées tant que le dessin n'est pas enregistré.

Aux termes de la Loi modifiée, les demandes seront publiées entre le 6e et le 30e  mois suivant la date de dépôt (ou la date de priorité, si la priorité est demandée). Le moment de la publication sera précisé dans les prochains changements au Règlement. Nous ne savons pas avec certitude si la demande d'enregistrement du dessin doit être publiée avant l'examen (comme c'est le cas pour les demandes de brevet). Quoi qu'il en soit, le demandeur pourra empêcher la publication en retirant la demande avant la publication.

Outre que cela constitue une divulgation au public des renseignements relatifs au dessin, les répercussions de la publication préalable à l'enregistrement ne sont pas bien définies. Par exemple, la Loi modifiée ne contient aucune disposition relative à la publication postérieure ni à la responsabilité préalable pour contrefaçon. Elle ne prévoit pas non plus de mécanisme auquel pourrait recourir un tiers pour déposer un dossier d'antériorité contre une demande en instance ou pour s'opposer à l'enregistrement de cette demande.

(e) Les critères d'enregistrement d'un dessin seront modifiés.

Actuellement, l'OPIC doit enregistrer un dessin s'il trouve que le dessin « n'est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu'il n'y ressemble pas au point qu'il puisse y avoir confusion », mais il doit refuser d'enregistrer un dessin si « la demande d'enregistrement a été déposée au Canada plus d'un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde ».

Depuis toujours, l'OPIC interprète et applique l'expression « doit enregistrer » dans un sens négatif, y voyant une base législative pour refuser des demandes. Compte tenu de l'absence d'une exigence législative sur l'examen des demandes selon la date du dépôt (ou la date de priorité, si la priorité est demandée)6, cela peut se solder (et s'est d'ailleurs souvent soldé) par des résultats imprévus et draconiens pour les demandeurs. Par exemple, le demandeur qui dépose deux ou trois demandes distinctes contenant des dessins semblables peut, si l'une des demandes est enregistrée avant les autres, voir toutes les demandes subséquentes rejetées parce que le dessin est « déjà enregistré ». Dans ses décisions, l'OPIC ne tient pas compte du fait que la demande en vertu de laquelle il conclut que le dessin est déjà enregistré peut avoir été déposée à la même date (ou même à une date ultérieure) que la ou les demandes rejetées7.

Le document Dessins industriels – Pratiques administratives8, publié par l'OPIC, contribue à sensibiliser les demandeurs à cette embûche typiquement canadienne. Selon la position de l'OPIC exposée dans ce document, il incombe au demandeur d'informer l'OPIC de l'existence de demandes d'enregistrement de dessins « semblables » ou « connexes »9 et de présenter une demande formelle d'enregistrement simultané (c'est-à-dire le même jour) de toutes les demandes autorisées10.

Des résultats imprévus semblables peuvent survenir lorsque des demandes sont déposées par des tiers. Par exemple, après son enregistrement, le dessin d'un tiers peut être utilisé pour rejeter la demande en instance d'un demandeur, et ce, même si la date de dépôt de la demande du tiers est ultérieure à la date de dépôt (ou à la date de priorité) de la demande rejetée.

Aux termes de la Loi modifiée, un dessin peut être enregistré s'il est « nouveau ». Pour cela, il faut que « le même dessin – ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci – appliqué à l'objet fini visé par la demande ou à un objet fini analogue » n'ait pas fait l'objet d'une communication qui l'a rendu accessible au public n'importe où dans le monde avant la date de priorité du dessin visé par la demande ou dans une demande déposée au Canada et ayant une date de priorité antérieure. Il y aura un délai de grâce d'une année pour les communications faites par le demandeur.

Comme la « nouveauté » du dessin sera jugée i) en regard des dessins rendus accessibles au public et ii) en regard des demandes déposées au Canada ayant une date de priorité antérieure, les modifications à la Loi doivent porter sur certaines questions pouvant être soulevées en vertu des critères actuels, mais non sur toutes ces questions. Par exemple, le demandeur qui se propose de déposer deux ou plusieurs demandes d'enregistrement visant des dessins pouvant être considérés comme semblables peut empêcher que ses propres dessins soient cités l'un à l'encontre de l'autre en veillant à ce que chaque demande comporte la même date de priorité (en déposant toutes les demandes le même jour, par exemple). Des dispositions ont également été prévues dans la Loi modifiée concernant le retrait de demandes d'enregistrement ou de demandes de priorité, ce qui peut être avantageux pour les demandeurs, car cela reporte ou empêche la publication des dessins et empêche par le fait même que ces dessins soient cités contre d'autres demandes en instance déposées par le demandeur.

En outre, pour qu'un dessin puisse être enregistré en vertu de la Loi modifiée, il doit comprendre « des caractéristiques autres que celles résultant uniquement de la fonction utilitaire de l'objet fini en cause ». Il ne s'agit pas d'une nouvelle restriction des droits conférés par l'enregistrement en vertu de la Loi, puisque tant la Loi actuelle que la Loi modifiée portent que « les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d'un objet utilitaire [...] ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi ». Ce nouveau critère est plutôt présenté comme une exigence préalable à l'enregistrement, mettant vraisemblablement une certaine responsabilité sur les épaules des examinateurs de l'OPIC pour s'assurer que le dessin comporte au moins une caractéristique qui ne résulte pas uniquement de la fonction utilitaire de l'objet fini. Il reste à déterminer si cette nouvelle exigence servira de base à de plus nombreux rejets pendant le traitement des demandes ou à des affirmations d'invalidité au moment des litiges postérieurs à l'enregistrement.

Enfin, les prochains changements au Règlement devraient englober d'importantes modifications supplémentaires aux critères retenus pour l'enregistrement et le traitement des demandes. Par exemple, les conditions d'obtention d'une date de dépôt seront précisées dans le Règlement modifié.

(f) Les communications avec les agents de brevets et de marques de commerce concernant les dessins industriels peuvent ne pas être protégées.

Comme nous l'avons déjà signalé, les prochaines modifications à la Loi sur les brevets11 et à la Loi sur les marques de commerce12 garantiront la confidentialité des communications entre les agents de brevets et de marques de commerce et leurs clients13. Aucune modification correspondante n'a toutefois été apportée à la Loi sur les dessins industriels. C'est pourquoi les communications entre un client et un agent de brevets ou de marques de commerce concernant un dessin industriel peuvent ne pas être protégées à moins que la protection ne découle d'une autre source (si l'agent est également un avocat, par exemple).

Accès prochain au système de La Haye par les demandeurs canadiens

Un des motifs invoqués pour justifier les prochains changements aux lois du Canada sur les dessins industriels est de faciliter l'accès au système de La Haye14 par les demandeurs canadiens. Le système de La Haye vise à mettre à la disposition des demandeurs une méthode pratique (et rentable) d'enregistrement des dessins industriels dans tous les États contractants. Le système de La Haye est administré par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle15.

Le dépôt d'une demande d'enregistrement d'un dessin industriel par l'entremise du système de La Haye est à bien des égards semblable au dépôt d'une demande internationale de brevet en vertu du Traité de coopération en matière de brevets (PCT, pour l'anglais Patent Cooperation Treaty)). Le système de La Haye autorise par exemple l'enregistrement des dessins industriels dans plusieurs pays grâce à une seule demande internationale.

Le système de La Haye vise à simplifier certaines pratiques administratives, notamment l'enregistrement centralisé des cessions, la suppression des exigences en matière de traduction certifiée si la demande est déposée en anglais ou en français (ou en espagnol) ainsi que le paiement centralisé des taxes de maintien pour les enregistrements multiples. Cependant, les droits fondamentaux conférés dans un pays donné (y compris pour accepter l'enregistrement d'un dessin) continueront d'être régis par les lois de ce pays. Par exemple, si un Canadien devait utiliser le système de La Haye pour demander l'enregistrement d'un dessin en Finlande, le bureau finlandais des brevets et de l'enregistrement examinerait la demande pour s'assurer qu'elle respecte les lois finlandaises.

À l'heure actuelle, le système de La Haye n'a pas la même portée mondiale que le PCT (65 territoires16 sont actuellement parties à l'Acte de Genève, tandis que 148 pays sont parties au PCT). Toutefois, un certain nombre de grandes puissances économiques se sont récemment jointes au système de La Haye (y compris l'Union européenne et un certain nombre d'États européens, les États-Unis d'Amérique, le Japon et la Corée du Sud) ou ont annoncé leur intention de s'y joindre (y compris la Chine et Russie).

Les avantages du système de La Haye pour les demandeurs canadiens dépendront d'un certain nombre de facteurs, notamment du nombre de pays dans lesquels l'enregistrement est souhaité.

Enfin, bien que le système de La Haye ne soit pas encore accessible directement du Canada, l'éventuel demandeur canadien peut y avoir accès par l'entremise d'un autre pays s'il est un ressortissant d'un État qui est une Partie contractante (les États-Unis d'Amérique, par exemple) ou s'il a « son domicile, sa résidence habituelle ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux sur le territoire »17 d'une Partie contractante.

Footnotes

1 L.R.C. (1985), ch. I-9 (la Loi).

2 L.C. 2014, ch. 39, articles 102 à 112.

3 L.C. 2015, ch. 36, articles 44 à 49 et paragraphes 71(1) à (5).

4 DORS/99-460 (le Règlement).

5 D'après des observations formulées par le commissaire aux brevets et adressées à l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada lors de l'assemblée générale de 2015 de cet organisme. (L'intention de l'OPIC était auparavant de commencer les consultations au milieu de 2015.)

6 À l'heure actuelle, les demandes « sont généralement examinées selon leur ordre de dépôt » [article 4 de Dessins industriels – Pratiques administratives (dernière mise à jour effectuée le 21 mars 2013).] (Ce document est établi par l'OPIC afin « de fournir une orientation sur les pratiques de dessins industriels du Bureau du commissaire aux brevets et sur l'interprétation des lois pertinentes ». Il n'a toutefois pas force de loi.)

7 Selon le Règlement actuel, si, pendant l'examen d'une demande d'enregistrement d'un dessin pour laquelle une priorité est demandée, une autre demande est « faite pour l'enregistrement d'un dessin identique ou d'un dessin qui lui ressemble au point qu'on puisse les confondre », l'OPIC doit alors en aviser par écrit le demandeur de la priorité et lui demander de fournir une preuve à l'appui de la revendication de la priorité (une copie certifiée de la demande d'enregistrement déposée à l'étranger ou pour un pays étranger sur laquelle il fonde sa demande de priorité ainsi qu'un certificat du bureau étranger indiquant la date du dépôt dans le pays étranger, par exemple) (paragraphe 20(2) du Règlement).

Cependant, dans la pratique, l'expérience montre que l'OPIC compare les demandes qu'il reçoit uniquement (ou presque uniquement) aux dessins enregistrés plutôt qu'aux dessins faisant l'objet de demandes en coinstance, ce qui limite l'efficacité de cette règle. Quoi qu'il en soit, l'OPIC reconnaît avoir comme pratique de ne pas transmettre d'avis aux termes du paragraphe 20(2) du Règlement lorsque les demandes ont été déposées par le même demandeur, même si le Règlement ne contient aucune disposition à cet égard [voir par exemple la décision du commissaire concernant la demande d'enregistrement d'un dessin industriel no 108 766, datée du 3 novembre 2014 (non publiée)], ce qui réduit encore plus la protection qui serait autrement conférée à ceux qui déposent de nombreuses demandes concernant des dessins connexes.

8 Dessins industriels – Pratiques administratives, note 6 ci-dessus.

9 Ibid., paragraphe 6.7.2.

10 À l'heure actuelle, l'OPIC invite les demandeurs à l'informer de l'existence de demandes complémentaires ou en coinstance, de façon que ces demandes puissent être associées les unes aux autres et examinées en même temps. Une fois que deux ou plusieurs demandes en instance déposées par le même demandeur sont associées, la pratique habituelle de l'OPIC consiste à enregistrer ces demandes le même jour, évitant ainsi que l'un des dessins soit cité à l'encontre des autres (Dessins industriels – Pratiques administratives, ibid., paragraphe 11). Cependant, si l'association n'est pas effectuée ou si l'OPIC enregistre un ou plusieurs dessins avant les autres (par exemple, par inadvertance), le demandeur n'a actuellement aucun recours.

11 L.R.C. (1985), ch. P-4.

12 L.R.C. (1985), ch. T-13.

13 http://www.bereskinparr.com/Doc/id567 (en anglais).

14 L'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels est le résultat d'un certain nombre de traités internationaux dont l'Acte de Londres du 2 juin 1934, l'Acte de La Haye du 28 novembre 1960 et l'Acte de Genève du 2 juillet 1999.

15 Voir par exemple http://www.wipo.int/hague/fr/.

16 Au 15 janvier 2016.

17 Acte de Genève du 2 juillet 1999, article 3.

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