Ce billet est le dernier de trois billets qui explorent les différences et les nuances entre trois types de demandes de brevet disponibles aux États-Unis.

La demande en continuation-en-partie se distingue de la demande en continuation par le fait qu'on peut y ajouter de la matière nouvelle, telle qu'une amélioration à l'invention initiale. Oui, vous avez bien entendu! Mais continuez à lire et vous serez mieux placés pour décider si vous devriez réellement procéder de cette façon, ou plutôt déposer une nouvelle demande de brevet sans lien avec la demande de brevet initiale.

Vous vous souviendrez du principe de base selon lequel on ne peut pas ajouter de nouvelle matière dans une demande de brevet en cours de route. En effet, une revendication d'une demande de brevet doit être évaluée, en ce qui a trait aux critères de nouveauté et d'inventivité, en fonction de la date à laquelle elle a été déposée. Cela veut dire que pour s'objecter à la brevetabilité d'une invention, l'examinateur en brevets doit citer un document antérieur à la date du dépôt. La date du dépôt a aussi un rôle dans la détermination du terme du brevet. (J'évite volontairement ici de parler de l'année de priorité offerte par la Convention de Paris afin d'alléger le texte).

Les gouvernements d'à peu près tous les pays du monde ont adopté ce principe de base dans leurs lois nationales, considérant sans doute que le contraire pourrait mener à une confusion épouvantable.

Dans une démarche qui ne surprendra aucun citoyen des Amériques, les États-Unis ont choisi un chemin différent. En effet, la demande en continuation-en-partie défie cette notion en permettant l'ajout de matière nouvelle à tout moment de l'instance de brevet. En contrepartie, les revendications faisant explicitement référence à la matière nouvelle doivent être évaluées en fonction de la date de dépôt de ladite matière nouvelle. Ainsi, la date d'une revendication d'un brevet découlant d'une demande en continuation-en-partie peut être non seulement la date de dépôt initiale (ou la date de priorité), mais également la date de dépôt de la demande en tant que telle.

Pour déterminer s'il s'agit ou non d'une stratégie intéressante pour votre dossier, il y a deux facteurs à considérer.

Le premier facteur est que la matière ajoutée pourra être considérée non brevetable advenant qu'un tiers ait publié sur un sujet similaire entre la date de dépôt initiale de la demande de brevet et la date de dépôt de la demande en continuation-en-partie. Ceci dit, je n'ai pas encore été témoin d'un examinateur américain assez zélé pour vérifier à quelle date la matière en question avait été ajoutée et recommencer sa recherche au besoin. Ainsi, peu importe la brevetabilité sur cet aspect, un brevet peut très bien être émis et être considéré valide jusqu'à démonstration du contraire devant un tribunal compétent. Après tout, qui veut se rendre aussi loin qu'un litige en territoire américain?

Le second facteur est que le lien de continuation-en-partie requiert le sacrifice du terme excédent celui de la demande initiale. Par exemple, si je dépose une demande en continuation-en-partie 5 ans après le dépôt d'une demande initiale, le terme de la demande continuation-en-partie sera de 15 ans au lieu de 20 (j'évite ici de parler des extensions de terme pour alléger le texte).

Compte-tenu de ces facteurs, et surtout du second, il me paraît habituellement plus simple de déposer une nouvelle demande de brevet, avec une nouvelle date, que de revendiquer un lien de continuation-en-partie. En effet, en déposant une nouvelle demande de brevet limitée à l'amélioration de la demande initiale, on peut aller chercher le terme complet de 20 ans (voire de 21 ans!).

Avec tout ceci, vous pourriez vous demander si la demande en continuation-en-partie sert réellement à quelque chose. Il y a effectivement certains scénarios où j'ai préféré en tirer profit. Par exemple, il y a eu un dossier où je croyais pertinent d'ajouter au texte de la demande de brevet initiale certaines clarifications qui me paraissaient nécessaires pour l'interprétation éventuelle des revendications (à la lumière de... développements...), mais où j'ai pu éviter de faire une incorporation explicite des ajouts au texte des revendications. Je croyais donc fermement avoir droit à la date initiale et je préférais réduire la probabilité de devoir débattre cette question avec l'examinateur. La continuation-en-partie était alors tout indiquée.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger que du point de vue des tiers, la date initiale semblera s'appliquer même si cette impression (certains diront illusion) pourrait ne pas résister à un examen plus approfondi...

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